Violazione del marchio: le tutele per il titolare

La violazione del marchio è l’utilizzo non autorizzato del marchio di un soggetto terzo in relazione alla vendita o all’offerta di beni o servizi. La fattispecie si realizza quando l’utilizzo è in grado di causare confusione negli utenti che usufruiscono di tali beni o servizi. 

La proprietà intellettuale contribuisce quindi a garantire che gli “asset” intangibili, di grande valore, siano tutelati adeguatamente e che le imprese vengano premiate per le loro innovazioni e iniziative.

È quindi fondamentale capire come proteggere la proprietà intellettuale e quali sono gli strumenti a disposizione dei titolari. Nei precedenti articoli ci siamo soffermati spesso sulle tematiche più note relative ai marchi, ai brevetti e al diritto d’autore, senza però mai affrontare la questione relativa agli strumenti di tutela a disposizione dei titolari di questi diritti in caso di loro violazione da parte di soggetti terzi.

In questo articolo ci soffermeremo quindi proprio su questo fondamentale aspetto in relazione alla violazione dei marchi. Il rispetto dei diritti di esclusiva derivanti dal marchio è infatti a carico del titolare e sostanzialmente nel suo stesso interesse; starà quindi al proprietario di questo monitorare il mercato, scoprire le eventuali violazioni poste in essere da parte di soggetti terzi e decidere che misure adottare per far rispettare i propri diritti.

In caso di utilizzo non autorizzato del marchio (sia esso depositato o registrato) è infatti possibile agire in via stragiudiziale, in via giudiziale o in via amministrativa.

Le tipologie di violazioni (uso illecito, contraffazione, imitazione)

Le violazioni di un marchio possono assumere diverse forme, tra cui l’uso illecito, la contraffazione e l’imitazione. In particolare, possiamo individuare:

• L’uso illecito si verifica quando un soggetto utilizza un marchio registrato senza autorizzazione, ad esempio per commercializzare prodotti o servizi che non sono collegati al titolare del marchio. Può essere il caso di un’azienda non autorizzata che utilizza il logo di una multinazionale famosa, ad esempio un brand di abbigliamento sportivo, per promuovere prodotti che non sono originali. Anche se il logo appare identico, l’utilizzo avviene senza il consenso del titolare del marchio.
• La contraffazione riguarda la riproduzione o copia fedele del marchio con l’intento di trarre vantaggio dalla sua reputazione o confondere i consumatori, spesso con prodotti di qualità inferiore. Ad esempio, un produttore realizza borse che riportano il marchio di un brand di lusso famoso e le vende a prezzi inferiori. Questi prodotti non solo non sono originali, ma spesso non rispettano gli standard qualitativi, danneggiando l’immagine del marchio originale.
• L’imitazione, invece, implica una somiglianza tale da indurre il pubblico a pensare che i prodotti o servizi imitati siano collegati al marchio originale, pur non essendo una copia esatta. Ad esempio, un’azienda potrebbe chiamarsi “Adibos” e adottare un logo simile a quello di “Adidas” per vendere scarpe sportive, confondendo i clienti.

Queste violazioni compromettono la tutela del marchio e possono arrecare danni economici e d’immagine al suo legittimo proprietario.

L’azione stragiudiziale a tutela della violazione del marchio

Possiamo dire che l’azione stragiudiziale a tutela della violazione del marchio è la forma tutela più “blanda” di cui il titolare di un segno può avvalersi per rivendicare la propria titolarità su un determinato marchio.

Questa azione non consiste altro che in una lettera di diffida, anche eventualmente notificata a mezzo ufficiale giudiziario, per intimare la cessazione della violazione dei diritti sul marchio nonché chiedere la cessazione del comportamento contraffattivo.

Lo scopo di detta azione è quello di ottenere un risultato celere ed un componimento “bonario” della vicenda. Tuttavia, certe volte questa azione può rivelarsi come non sufficiente a raggiungere lo scopo desiderato. Trattandosi di comunicazione bonaria, questa può non essere adeguatamente considerata da parte di colui che ha posto in essere la violazione.

In questo caso quindi il titolare dovrà valutare se procedere con un’altra azione più decisa a tutela del proprio marchio.

La lettera di diffida: cos’è e a cosa serve

La lettera di diffida è uno strumento legale utilizzato per comunicare formalmente a un soggetto che sta commettendo una violazione, richiedendo l’interruzione immediata dell’attività illecita. Questa lettera viene inviata dal titolare del marchio o dal suo legale rappresentante a chi utilizza il marchio senza autorizzazione o in modo scorretto. Lo scopo è prevenire ulteriori danni e cercare di risolvere la questione in via stragiudiziale, evitando un’azione legale più onerosa. La lettera deve contenere riferimenti chiari al marchio, una descrizione della violazione, una richiesta specifica di cessazione e, talvolta, un termine entro cui adempiere, pena ulteriori azioni legali.

Esempio di lettera di diffida

Oggetto: Diffida dall’uso non autorizzato del marchio registrato [Nome del Marchio]

Spett.le [Nome del destinatario o della società],
con la presente, lo scrivente [Nome o società titolare del marchio], in qualità di titolare esclusivo del marchio registrato [Nome del Marchio], depositato presso [Ufficio Marchi e Brevetti, con numero di registrazione e data], intende segnalarLe una grave violazione dei propri diritti di proprietà industriale.

È stato accertato che Lei, senza alcuna autorizzazione, sta utilizzando il suddetto marchio per [descrivere in modo specifico l’uso illecito, ad esempio: la vendita di prodotti recanti il marchio, la pubblicità o qualsiasi altra attività rilevante], violando così le disposizioni degli articoli [riferimento normativo, ad esempio: art. 20 del Codice della Proprietà Industriale].

Tale condotta lede gravemente i nostri diritti e potrebbe indurre il pubblico in errore, causando danni significativi di natura economica e reputazionale. In virtù di quanto sopra, La invitiamo formalmente a:

1. Cessare immediatamente ogni utilizzo del marchio [Nome del Marchio] in qualsiasi forma e su qualsiasi supporto;
2. Rimuovere dal mercato e/o dai canali di vendita online ogni prodotto o materiale contrassegnato in modo illecito;
3. Fornire, entro e non oltre [indicare un termine, ad esempio 10 giorni], una dichiarazione scritta di conferma dell’interruzione delle attività contestate.

Qualora non venga rispettata la presente diffida entro i termini indicati, ci riserviamo il diritto di agire in sede giudiziale per la tutela dei nostri diritti, con richiesta di risarcimento per i danni subiti e il rimborso delle spese legali.

Confidando in un Suo immediato riscontro, porgiamo distinti saluti.

[Luogo e data]
[Nome del Titolare o del Rappresentante Legale]
[Firma]
[Contatti del mittente]

Accordi transattivi: cosa sono e come funzionano

Gli accordi transattivi sono strumenti legali che consentono di risolvere una controversia in modo consensuale, evitando il ricorso al tribunale. Un accordo transattivo si raggiunge tra il titolare del marchio e il soggetto accusato di violazione, al fine di chiudere la questione in via stragiudiziale, riducendo tempi, costi e incertezza legati a un procedimento giudiziario. Si tratta di un contratto che, una volta firmato, vincola le parti a rispettare le condizioni stabilite.

Un accordo transattivo deve contenere:

1. Descrizione della controversia: Chiarisce l’oggetto della disputa, specificando il tipo di violazione del marchio.
2. Impegni delle parti: Dettaglia le azioni che entrambe le parti si impegnano a compiere. Ad esempio, il soggetto che ha violato il marchio potrebbe promettere di cessare l’utilizzo illecito, distruggere i prodotti contraffatti o pagare un risarcimento.
3. Modalità di risoluzione: Include eventuali risarcimenti economici, tempi di adempimento e clausole accessorie, come la confidenzialità.
4. Clausola di rinuncia alle pretese future: Stabilisce che, con l’accordo, entrambe le parti rinunciano a ulteriori azioni legali sulla questione.
5. Sanzioni per inadempimento: Prevede conseguenze nel caso una delle parti non rispetti i termini dell’accordo.

Esempio pratico

Immaginiamo che un titolare di un marchio noto accusi un’azienda concorrente di utilizzare un logo molto simile per promuovere prodotti simili. Invece di intraprendere un lungo processo giudiziale, le parti decidono di stipulare un accordo transattivo. Il presunto violatore accetta di cessare immediatamente l’utilizzo del logo, distruggere i materiali promozionali esistenti e corrispondere una somma di denaro a titolo di risarcimento. In cambio, il titolare del marchio rinuncia a ulteriori azioni legali, chiudendo definitivamente la questione.

L’azione giudiziale a tutela della violazione del marchio

Attraverso un’azione di questo tipo il titolare del marchio potrà citare in giudizio il contraffattore (o presunto tale). In questo caso detta azione potrà avvenire avanti al Tribunale del luogo in cui il convenuto ha il domicilio, la residenza o la dimora oppure, nel caso in cui non abbia domicilio, residenza o dimora in Italia, del luogo in cui il titolare del marchio ha residenza o domicilio oppure, se né il convenuto né il titolare hanno il domicilio, la residenza o la dimora in Italia, di Roma.

Altrimenti, il foro competente, potrà essere individuato nel luogo in cui si sia verificata la contraffazione (foro del locus commissi delicti) o nel luogo in cui ha la sede il mandatario in caso di elezione di domicilio annotata nel registro (domicilio esclusivo).

In caso di azione giudiziale la competenza funzionale è affidata ai Tribunali delle Imprese, già Sezioni Specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale che hanno competenza per materia per i procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale, con esclusione delle sole fattispecie che non interferiscono, neppure indirettamente, con l’esercizio dei diritti di proprietà industriale.

La competenza territoriale invece è da individuarsi presso i Tribunali e le Corti di Appello aventi sede nel capoluogo di ogni regione; fatta eccezione per la Valle d’Aosta, che è accorpata con il Tribunale di Torino, mentre a Brescia è istituita una sezione supplementare (che si aggiunge a quella di Milano).

Tipi di azioni esperibili attraverso il procedimento giudiziale: l’azione cautelare e l’azione di piena cognizione

Le azioni esperibili da parte del titolare di un marchio possono essere due:

• L’azione cautelare;
• L’azione di cognizione piena.

Vediamole di seguito con maggiore dettaglio.

Azione cautelare

Attraverso il procedimento cautelare occorrerà dimostrare il “fumus bonis iuris” e il “periculum in mora“. In questo caso però non sarà possibile richiedere un risarcimento danni. Con l’azione cautelare infatti, a seconda delle circostanze, si potranno principalmente chiedere:

• Il sequestro;
• L’inibitoria, nonché la pubblicazione del provvedimento e la statuizione di una penale.

In detto tipo di procedimento sono inoltre previsti anche strumenti per l’acquisizione delle prove e delle informazioni sull’origine e sulla rete distributiva dei prodotti.

Azione di cognizione piena

Con un’azione di cognizione piena si procede di fatto attraverso un vero e proprio giudizio ordinario con relativa citazione in giudizio e in questo caso sarà possibile per il titolare del marchio violato chiedere la condanna al risarcimento dei danni.

Con l’azione di merito si potranno quindi chiedere: l’inibitoria definitiva, cioè l’ordine di cessare e non riprendere l’attività illecita di violazione del marchio nonché il ritiro dello stesso dal commercio o comunque l’interruzione del suo utilizzo da parte del soggetto non autorizzato, la rimozione o distruzione o assegnazione in proprietà al titolare del marchio, il sequestro giudiziario, l’assegnazione in proprietà dei mezzi utilizzati per la contraffazione, le penali, la pubblicazione della decisione su una o più riviste del settore o quotidiani o siti internet e, come sopra accennato, il risarcimento dei danni subiti dal titolare del marchio.

Risarcimento del danno

Per richiedere il risarcimento del danno occorre però puntualizzare che questo deve essere adeguato al pregiudizio effettivamente subito a causa della violazione (cfr. Direttiva Enforcement) e che, nella liquidazione dello stesso il giudice dovrà rifarsi a quanto stabilito dalla normativa in materia, ai sensi dell’art. 125 C.P.I. (nonché degli artt. 1225, 1226, 1227 c.c. ai cui lo stesso si rifà), e valutare effettivamente la perdita (intesa come danno emergente) e il mancato guadagno (lucro cessante) subiti da parte del titolare del marchio come conseguenza immediata e diretta della contraffazione.

Nel quantificare il lucro cessante il Giudice dovrà in particolare valutare effettivamente la perdita occorsa da parte del titolare del diritto di proprietà industriale e il profitto ottenuto dal contraffattore in conseguenza della violazione posta in essere, oltre ad una eventuale quantificazione di royalties spettanti al titolare effettivo del marchio.

Circa invece una eventuale liquidazione equitativa o una restituzione degli utili da parte dell’autore della violazione, il giudice dovrà rifarsi a quanto previsto dall’art. 125, commi II e III, C.P.I.).

L’azione amministrativa: il procedimento di opposizione

L’opposizione alla registrazione di un marchio è uno strumento giuridico che consente ai titolari di diritti su un marchio preesistente di impedire che un marchio simile o identico venga registrato da un terzo. Questo meccanismo è fondamentale per tutelare i diritti di proprietà industriale e prevenire conflitti che potrebbero sorgere in fase successiva.

La procedura

Nel termine di tre mesi dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale dei marchi della domanda ritenuta registrabile, il titolare del marchio anteriore che ritenga violato il proprio precedente titolo d’esclusiva può proporre opposizione contro la domanda di registrazione di marchio davanti all’UIBM/ EUIPO.

Si ricorda che questo tipo di procedimento è ricorribile anche da parte di proprietari di marchi di fatto, purché questi siano ritenuti notori. Detto procedimento prevede determinate fasi, ovvero: il deposito dell’atto di opposizione, la valutazione della possibilità raggiungere una conciliazione tra le parti; in caso di fallimento del tentativo di conciliazione l’opponente presenta una memoria contenente i motivi di opposizione nei termini previsti, con successiva replica avversaria; potrà poi esserci una eventuale fase di richiesta di prove d’uso del marchio anteriore e infine il procedimento di opposizione si concluderà con una fase decisoria.

Effetti dell’opposizione

In questa ultima fase l’Ufficio competente coinvolto nel procedimento di opposizione potrà:

• Accogliere l’opposizione, respingendo la domanda di registrazione di marchio nella sua interezza;
• Accogliere l’opposizione, per una parte di beni/servizi, accogliendo la domanda di registrazione per la restante parte di beni e servizi oggetto della domanda;
• Respingere l’opposizione, accogliendo la domanda di registrazione di marchio.

Contro le decisioni emesse dall’UIBM, all’esito dei giudizi di opposizione, si può fare ricorso, ai sensi dell’art. 135 C.P.I., alla Commissione dei Ricorsi contro i provvedimenti dell’UIBM.

Come prevenire situazioni di rischio

Prevenire la violazione del marchio è essenziale per proteggere il valore commerciale, la reputazione e la distintività di un brand. Un marchio ben tutelato garantisce un vantaggio competitivo e riduce il rischio di danni economici e d’immagine. Le strategie di prevenzione comprendono azioni legali, amministrative e operative che aiutano a salvaguardare i diritti del titolare, sia in ambito nazionale che internazionale.

Registrazione del marchio

La registrazione è il primo passo per prevenire violazioni. Un marchio registrato conferisce al titolare un diritto esclusivo di utilizzo e una protezione legale rafforzata. Per una tutela efficace, è consigliabile:

• Registrare il marchio presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) per la protezione nazionale.
• Estendere la registrazione a livello europeo (EUIPO) o internazionale (WIPO) in base alle aree geografiche di interesse commerciale.
• Verificare la disponibilità del marchio prima della registrazione attraverso ricerche approfondite nei registri.

Monitoraggio e sorveglianza

Un controllo costante del mercato consente di identificare tempestivamente eventuali violazioni. Questo può essere fatto tramite servizi di sorveglianza forniti da enti specializzati che si impegnano a monitorare nuove richieste di registrazione ed individuare marchi simili. Inoltre, è importante la verifica regolare di marketplace, e-commerce e social media per individuare prodotti contraffatti o usi impropri del marchio.

Clausole contrattuali di protezione

Nei contratti con fornitori, distributori o licenziatari, è importante includere clausole che regolino l’uso del marchio. Questi accordi devono specificare i limiti di utilizzo del marchio, le sanzioni per un uso improprio ed eventuali modalità di risoluzione delle controversie.

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