Spesso si verifica che, sebbene si sia proceduto alla registrazione di un determinato tipo di marchio, si inizi poi ad utilizzarlo nella quotidianità apportando allo stesso alcune varianti, utilizzandolo quindi in maniera differente.
Rispetto a quanto si possa pensare queste “modifiche di fatto” di un marchio avvengono molto spesso nella realtà; capita infatti che per rispondere ad esigenze commerciali il logo venga riadattato rispetto a quello registrato (possono per esempio essere modificati lo stile o alcuni elementi grafici del marchio stesso).
In linea di principio sarebbe necessario che il titolare del marchio registrato continui a “spendere” il proprio marchio esattamente come questo è stato registrato.
In questo articolo approfondiremo questo particolare aspetto analizzando i rischi collegati alla spendita di un marchio differente rispetto a quello registrato soffermandoci in particolare su quanto previsto dalla normativa europea e dal Documento di Prassi Comune CP8 da poco recepito anche dall’ordinamento italiano.
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L’utilizzo di un marchio differente da quello registrato: i rischi
Per non perdere la protezione assicurata al marchio attraverso la sua registrazione è necessario che lo stesso venga utilizzato invariato, quindi nello stesso modo nel quale è stato registrato, per almeno cinque anni.
La variazione di un marchio può infatti comportare degli autentici e concreti rischi per lo stesso tali da poterlo esporre a procedure di opposizione o decadenza anche da parte dello stesso Ufficio Marchi e Brevetti presso il quale lo stesso era stato originariamente registrato.
E’ quindi sempre molto importante valutare ogni variazione che si intende compiere sul marchio al fine di evitare di incorrere poi in conseguenze che possono essere di forte impatto per la registrazione e la validità del marchio stesso.
La normativa europea sulle modifiche apportate al marchio registrato
L’ordinamento europeo mostra invero una certa flessibilità alle modifiche apportate ex postal marchio registrato, da questo punto di vista infatti è consentito l’utilizzo del marchio anche in forme diverse rispetto a quanto registrato in precedenza purchè queste non alterino il carattere distintivo del segno nella forma in cui questo è stato registrato.
L’articolo 18 del regolamento (UE) 2017/1001 sul marchio dell’Unione europea (“Uso di un marchio UE”)stabilisce infatti che
Il Regolamento (UE) 2018/625 che integra il regolamento (UE) 2017/1001 sul marchio dell’Unione europea stabilisce poi all’articolo 16 dello stesso (“Motivazione di una domanda di decadenza o di nullità”) che:
Questo aspetto, sebbene quindi sia riconosciuto a livello europeo, ha fatto emergere diversi contrasti interpretativi nei differenti uffici deputati situati nei vari paesi europei.
Al fine quindi di far fronte a questa nascente incertezza e cercare di fornire un’omogenea interpretazione a livello europeo su questo particolare aspetto a fine ottobre 2020 è stato pubblicato il progetto, redatto dal “ European Union Intellectual Property Network ”, nominato “Prassi Comune CP8”.
Il documento europeo di Prassi Comune CP8
Il documento di Prassi Comune CP8 è stato pubblicato sui siti web degli uffici marchi e brevetti di ogni paese membro dell’Unione europea in data 15 ottobre 2020.
Tramite la pubblicazione di questo documento sono stati individuati i principi generali per valutare l’uso di un marchio in una forma diversa da quella registrata, tenendo conto dell’impatto di aggiunte, omissioni e modifiche delle caratteristiche sul carattere distintivo dei marchi verbali registrati, dei marchi puramente figurativi e dei marchi composti (combinazione di elementi verbali e figurativi).
Sulla base di quanto previsto a livello europeo quindi, nel caso in cui si voglia procedere ad apportare delle modifiche ben precise al marchio già registrato, devono prima di tutto essere individuati gli elementi che contribuiscono a conferire allo stesso un carattere di distintività e secondariamente si dovrà procedere poi ad una comparazione diretta dei marchi (quello registrato e quello effettivamente utilizzato).
Una volta compiuta questa valutazione preventiva occorre poi verificare se gli elementi distintivi in precedenza individuati sono presenti o sono stati modificati.
In questo senso la Prassi Comune CP8 offre molti esempi che illustrano quando la variazione subita dal marchio può determinare un’alterazione del carattere distintivo e questo può accadere quando il marchio denominativo non sia più identificabile o sia stato aggiunto un elemento distintivo che interagisce con il marchio registrato in modo tale che non possa più essere percepito in modo indipendente.
In ogni caso dette modifiche e/o alterazioni del carattere distintivo di un marchio devono essere valutate caso per caso.
Il recepimento del documento di Prassi Comune CP8 in Italia
L’Italia ha recepito la Prassi Comune già a partire dal 15 gennaio 2021.Questo documento oltre ad avere una funzione di guida per gli esaminatori dei vari uffici preposti chiamati a valutare l’uso dei marchi in forme diverse da quelle registrate rappresenta uno strumento importante a disposizione anche dei titolari dei marchi registrati, soprattutto per coloro che necessitano di adattare i loro marchi alle esigenze di commercializzazione o di promozione dei prodotti o dei servizi contraddistinti dal marchio.