L’importanza della protezione del segreto commerciale

Il segreto commerciale comprende tutte le informazioni che consentono al proprietario delle stesse un vantaggio competitivo economicamente rilevante rispetto ai competitor del settore, secondo quanto previsto da Codice di Proprietà Industriale.

---

Il segreto commerciale può rappresentare all’interno di un’azienda un aspetto rilevante e fondamentale che contribuisce talvolta a determinarne il proprio valore e patrimonio. Il segreto commerciali quindi, al pari di altri asset intangibili come il marchio per esempio, deve essere considerato un elemento chiave per l’azienda stessa dal quale può peraltro dipendere la capacità di un’impresa di rimanere sul mercato o comunque di assicurarsi un vantaggio competitivo nel settore in cui opera rispetto ad altre aziende.

Per questo chi possiede informazioni riguardanti una determinata tecnologia o altro aspetto dell’attività imprenditoriale può decidere di proteggerle come segreto commerciale, a però che le stesse rispettino determinate condizioni, ovvero: che le informazioni non siano già note al grande pubblico o agli esperti del settore in questione, che le informazioni possedute da un’azienda abbiano un valore commerciale e che l’azienda abbia adottato determinati provvedimenti al fine di mantenere la segretezza delle informazioni possedute dalla stessa (ad esempio attraverso accordi di non divulgazione o altro).

Nel presente articolo ci soffermeremo ad analizzare il segreto commerciale in ogni suo aspetto: dalle informazioni che possono essere protette alla loro tutela e disciplina per arrivare ad accennare brevemente la possibilità di ricorrere anche a NDA o patti di non concorrenza.

La definizione di segreto commerciale

Per segreto commerciale si intendono tutte quelle informazioni che garantiscono al proprietario delle stesse un vantaggio competitivo economicamente rilevante rispetto ad altri competitor attivi nel medesimo settore e che le informazioni in suo possesso siano effettivamente mantenute segrete.

Il segreto commerciale è disciplinato dalle norme del Codice di Proprietà Industriale (CPI), l’art. 98 CPI definisce in particolare il segreto commerciale come quelle “…informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali…” che possono essere ritenute segrete (nel senso che non siano note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore), che abbiano “un valore economico” e che “siano sottoposte a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete”.

Rientrano peraltro nella definizione di segreto commerciale anche “i dati relativi a prove o altri dati segreti, la cui elaborazione comporti un considerevole impegno ed alla cui presentazione sia subordinata l’autorizzazione dell’immissione in commercio di prodotti chimici, farmaceutici o agricoli implicanti l’uso di nuove sostanze chimiche”.

La normativa in materia richiede quindi, tra le altre cose, che dette informazioni siano protette con misure che debbano essere considerate adeguate.

La giurisprudenza, intervenuta sul punto, ha chiarito che la caratteristica richiesta dalla normativa richiamata in materia, ovvero che le informazioni “…siano sottoposte a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete…” non debba necessariamente risolversi in una assoluta inaccessibilità delle informazioni.

Basta infatti, secondo la giurisprudenza ormai conforme in materia, che l’acquisizione di tali informazioni non sia agevole (possono per esempio ritenersi segrete quelle informazioni che non possono essere assunte da altre aziende con tempi e costi ragionevoli) o che queste siano accessibili solamente da un numero limitato di dipendenti interni all’azienda (sebbene alle volte detta misura non sia stata ritenuta sufficiente).

SEGRETO COMMERCIALE
Un segreto commerciale può includere formule, pratiche, processi, disegni, strumenti, o compilazioni di informazioni che sono utilizzate in un’azienda e che sono sufficientemente segrete da conferire un vantaggio competitivo all’azienda. La formula della Coca-Cola è un classico esempio di segreto commerciale ben protetto.

La disciplina del segreto commerciale

Per quanto riguarda invece i diritti conferiti al legittimo detentore di un segreto commerciale, secondo il comma 1 dell’art. 99 CPI, il legittimo detentore ha il diritto di vietare ai terzi (senza il proprio consenso), di acquisire, rivelare ai terzi o utilizzare in modo abusivo tali segreti, a meno che i terzi non abbiano conseguito tale segreto commerciale in modo indipendente.

Tale articolo va necessariamente letto però in combinato disposto con gli articoli relativi alla concorrenza sleale normata dal codice civile. Qualora pertanto le azioni illecite sopra menzionate abbiano come oggetto informazioni che non rientrano nella definizione di segreto commerciale, ai sensi dell’art. 98 CPI sopra dettagliatamente analizzato, è applicabile l’art. 2598 del codice civile (sempre qualora sussistano i requisiti prescritti per la concorrenza sleale).

L’art. 99 CPI è stato, peraltro, modificato, a seguito delle disposizioni introdotte dal D.Lgs. n. 63/2018 che ha recepito la Direttiva UE 2016/943. Dette modifiche hanno comportato delle “ricadute” sulla disciplina del segreto commerciale sia dal punto di vista del codice della proprietà industriale che dal punto di vista del codice penale. In particolare, con questa modifica sono stati infatti aggiunti i commi da 1-bis a 1-quater, che sono andati ad ampliare le garanzie del legittimo detentore.

In particolare: dopo la modifica si è intervenuti sul divieto di divulgazione e di utilizzazione dei segreti commerciali che, a norma dell’attuale art. 99 CPI si estende non solo a chi abbia acquisito, ed eventualmente divulgato o utilizzato, le informazioni segrete direttamente e illegittimamente dal titolare del diritto, ma anche a coloro che le abbiano acquisite indirettamente a seguito della rivelazione o utilizzazione illecita da parte di un terzo, della quale erano o avrebbero dovuto essere consapevoli.

Sono stati poi specificati alcuni utilizzi del segreto commerciale che potrebbero essere considerati illeciti: come per esempio la produzione, l’offerta, la commercializzazione, l’importazione, l’esportazione o lo stoccaggio di merci (più genericamente prodotti) coperte da segreto commerciale da parte di soggetti che erano a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza del fatto che dette merci erano stati utilizzate illecitamente in violazione del segreto commerciale che le ricopriva.

Il D.Lgs. n. 63/2018 ha apportato delle modifiche anche in merito ai procedimenti giudiziali concernenti i segreti commerciali e, per conferir loro maggior tutela, è stato introdotto all’art. 121-ter del CPI, la possibilità per il giudice di vietare ai soggetti coinvolti nel giudizio l’utilizzo o la rivelazione dei segreti commerciali ritenuti riservati e può adottare inoltre provvedimenti a tutela della riservatezza dei segreti oggetto di causa, come ad esempio l’oscuramento o l’omissione delle parti contenenti tali segreti.

Le informazioni che possono essere coperte da segreto commerciale

La quantità delle informazioni oggetto di un segreto commerciale può esser tale da comprendere sia aspetti tecnici (che potrebbero quindi essere oggetto di brevettazione) sia conoscenze derivate dall’esperienza dell’attività imprenditoriale stessa (che invece in questo caso possono essere oggetto di protezione ma non di brevettazione) e che quindi, per la loro natura, non possono dare luogo ad un titolo di proprietà industriale.

I segreti commerciali quindi alle volte, sebbene possano contenere un gran numero di informazioni da tutelare, non possono talvolta essere tutelate adeguatamente mediante un brevetto. A seconda dei casi infatti, il segreto può essere l’unica protezione disponibile per ottenere un vantaggio economico e può rappresentare la (sola) valida alternativa al brevetto.

A causa della vastità ed eterogeneità delle informazioni e delle diverse esigenze del detentore del segreto commerciale, non è possibile individuare a priori una strategia di tutela più opportuna, pertanto è consigliabile procedere ad una valutazione concreta di volta in volta.

Le informazioni che possono essere coperte da segreto commerciale sono ampie e varie, purché soddisfino certi criteri chiave, come essere segrete, avere un valore a causa della loro segretezza e essere oggetto di sforzi ragionevoli per mantenerle segrete. Ecco alcuni esempi di tipi di informazioni che possono rientrare in questa categoria:

1. Formule e ricette: Questo include miscele specifiche di ingredienti utilizzate in prodotti, come farmaci, prodotti chimici, o alimenti e bevande. Un esempio classico è la formula della Coca-Cola.
2. Processi produttivi: Metodi e processi unici utilizzati nella produzione di beni che possono includere metodi di produzione, tecniche di assemblaggio o processi di fabbricazione.
3. Dati tecnici e ricerca: Risultati di ricerche, dati di test, report tecnici, disegni e schemi che non sono pubblicamente noti.
4. Strategie di mercato e piani aziendali: Piani di marketing, strategie di vendita, piani di espansione aziendale, analisi di mercato e piani di lancio di nuovi prodotti.
5. Liste di clienti e fornitori: Informazioni sui clienti, come liste di clienti, preferenze, dati di contatto, e dettagli sugli accordi con i fornitori.
6. Software e codici sorgente: Algoritmi specifici, codici sorgente di software, architetture di sistema e database che sono essenziali per le operazioni di un’azienda.
7. Informazioni finanziarie: Informazioni dettagliate sulle condizioni finanziarie di un’azienda, come dati di vendita, margini di profitto, e costi operativi.
8. Tecniche di negoziazione e condizioni contrattuali: Specifiche tattiche di negoziazione o dettagli di accordi e contratti non pubblici.

Per essere considerate segreti commerciali, queste informazioni devono conferire un vantaggio competitivo all’azienda e devono essere trattate in modo da rimanere riservate. La loro divulgazione non autorizzata può causare danni significativi all’azienda proprietaria.

Forme di tutela del segreto commerciale, NDA e patti di non concorrenza

Il fatto di detenere un segreto commerciale non significa però che si possiedano anche i diritti esclusivi sulle informazioni in questione. Se quindi un’altra azienda sarà capace di sviluppare le stesse informazioni, potrà utilizzarle liberamente, se invece a dette informazioni si accede senza autorizzazione oppure vengono copiati o utilizzati consegnandoli ad altri allora la normativa in materia di segreto commerciale prevede proprio la possibile per il legittimo detentore delle informazioni di chiedere ed ottenere un diritto al risarcimento dei danni o ad altre forme di indennizzo.

Per evitare di esporsi a simili problematiche, o comunque per ottenere la maggior tutela possibile in proposito, è assolutamente necessario che anche determinati rapporti vengano gestiti correttamente, per esempio tramite NDA (“Non Disclosure Agreements“) o patti di non concorrenza.

I Non Disclosure Agreements (ovvero gli accordi di riservatezza) devono disciplinare alcuni aspetti fondamentali tra un azienda e un soggetto terzo (sia esso una persona fisica o giuridica), ovvero: quali siano i segreti commerciali, a chi potranno ( eventualmente ) essere rivelati, con quali modalità, ecc. Deve poi emergere dall’accordo stesso il chiaro collegamento al rapporto principale cui fanno riferimento le informazioni riservate che si intende proteggere e le concrete esigenze di riservatezza che si vogliono preservare.

Particolare attenzione riveste, inoltre, il termine di durata del vincolo di riservatezza poiché talvolta questa può rappresentare l’unica forma di protezione per le informazioni tecniche che non godano dei requisiti di brevettabilità.

I segreti commerciali sono, infatti, diritti che hanno una durata potenzialmente perpetua. E’ per questo che è sempre opportuno prevedere all’interno degli NDA che la durata dell’obbligo su colui che riceve l’informazione riservata debba perdurare fino al momento in cui ciascuna singola informazione diverrà nota alla generalità degli operatori del settore. Altro aspetto fondamentale di cui tenere conto è poi quello relativo all’inserimento, all’interno del corpo dell’accordo, di specifiche penali.

I patti di non concorrenza invece possono essere utilizzati in costanza di un rapporto di lavoro per limitare i rischi connessi alla possibile divulgazione dei segreti dell’azienda e in detto caso i patti non concorrenza assumono notevole importanza proprio perchè, mediante gli stessi, si cerca di impedire al dipendente, per un tempo limitato, lo svolgimento di determinate attività in concorrenza con quell’esercitate dall’azienda.

Gli aspetti ai quali prestare maggiore attenzione in detto caso sono: l’obbligo di garantire il diritto del dipendente, al termine del rapporto, all’esercizio della propria professionalità in termini tali da salvaguardare un margine sufficiente per il soddisfacimento delle esigenze di vita del lavoratore stesso; l’individuazione di un corrispettivo congruo rispetto al sacrificio che viene imposto al dipendente; l’opportunità di disciplinare, in sede di determinazione della penale per le ipotesi di violazione del patto, non solo l’eventuale maggior danno subito dal datore di lavoro, ma anche la facoltà per quest’ultimo di accedere ad una tutela inibitoria per ostacolare sul nascere l’attività concorrenziale.

E’ quindi necessario ricorrere a misure, di natura contrattuale, nella protezione dei segreti commerciali, che garantiscano la segretezza delle informazioni aziendali, anche al fine di poter accedere alla tutela prevista dal Codice della Proprietà Industriale per i segreti commerciali.

BENEFICIO DEGLI NDA	DESCRIZIONE
Mantenimento della riservatezza	Obbligano le parti a non divulgare informazioni segrete, proteggendo i segreti commerciali.
Definizione chiara delle informazioni protette	Specificano quali informazioni sono considerate riservate, chiarificando responsabilità e aspettative.
Deterrente per la divulgazione non autorizzata	La presenza di un NDA funge da deterrente contro la divulgazione non autorizzata, grazie alla consapevolezza delle conseguenze legali.
Base per azioni legali	Forniscono una base solida per azioni legali in caso di violazione dell’accordo.
Promozione della fiducia tra le parti	Aiutano a creare un ambiente di fiducia, permettendo la condivisione sicura di informazioni sensibili.
Sicurezza in collaborazioni e Joint Ventures	Proteggono le informazioni condivise in progetti di collaborazione o joint ventures.
Protezione in processi di assunzione e subappalto	Utili quando si assumono dipendenti o si subappaltano lavori, per prevenire la divulgazione o l’uso improprio di informazioni sensibili.
Conformità con la legislazione sui segreti commerciali	Contribuiscono alla conformità con le leggi che richiedono misure attive per la protezione dei segreti commerciali.

Questa tabella riassume in modo chiaro e conciso i diversi modi in cui gli NDA possono essere utili per la protezione dei segreti commerciali.

Conclusioni

I segreti commerciali sono una componente cruciale della strategia competitiva di un’azienda, proteggendo informazioni vitali che non sono di dominio pubblico. Gli accordi di non divulgazione (NDA) svolgono un ruolo essenziale nella salvaguardia di tali segreti, fornendo un quadro legale per prevenire la divulgazione non autorizzata. Questi accordi definiscono chiaramente le informazioni protette, promuovono la fiducia tra le parti, fungono da deterrente per la divulgazione non autorizzata, e offrono una base solida per azioni legali in caso di violazione. L’uso efficace degli NDA è quindi fondamentale per qualsiasi azienda che miri a proteggere le sue risorse intellettuali e mantenere il proprio vantaggio competitivo.

Domande frequenti