Marchio registrato: decadenza per non uso e sorveglianza

Spesso si ritiene erroneamente che la registrazione del marchio sia l’ultimo passo verso l’effettiva tutela dello stesso. Ebbene questo è vero fino ad un certo punto.

Per garantire la giusta protezione al proprio marchio registrato è infatti necessario avere degli accorgimenti ben precisi: tra questi vi è quello, che sembrerà poi anche il più banale, di utilizzare effettivamente il marchio per il quale si è chiesto la registrazione, un altro invece sta nella sorveglianza successiva del marchio, tesa a controllare se altri marchi simili al nostro potrebbero essere registrati.

LA DECADENZA PER NON USO DEL MARCHIO

L’articolo 24 del Codice di Proprietà Industriale prevede che

“a pena didecadenzailmarchiodeve formare oggetto di usoeffettivoda parte deltitolareo con il suo consenso, per iprodottio servizi per i quali e’ stato registrato, entro cinque anni dalla registrazione, e tale uso non deve essere sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni, salvo che il mancato uso non sia giustificato da un motivo legittimo...”.

Per conservare il diritto esclusivo sul marchio è quindi necessario utilizzarlo in maniera effettiva anche se, è bene esser chiari, il non uso protratto oltre il termine quinquennale non determina, di per sé, la decadenza della registrazione che dovrà essere richiesta da un terzo concorrente attraverso un’azione legale presso il Tribunale.

Può richiedere la decadenza per non uso qualunque imprenditore concorrente, anche potenziale o futuro, che affermi di ritenere l’esistenza del marchio un ostacolo all’esercizio della sua attività, senza che debba essere dimostrato un interesse più specifico.

Con la direttiva UE 2015/2436, recepita dall’Italia nel 2019, è stata disposta l’inversione dell’onere della prova (a carico del titolare del marchio) nelle azioni di decadenza per non uso: dovrà essere il convenuto a dover dimostrare un uso effettivo e serio del marchio al fine di preservarne la registrazione. Oltre a ciò attraverso il recepimento di questa direttiva è stata introdotta anche la possibilità (effettivamente operante però dal 2023) di proporre un’azione amministrativa di decadenza per non uso di una registrazione di marchio dinnanzi all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi; attualmente però l’unica via per far dichiarare la decadenza rimane quella giudiziaria.

COSA SI INTENDE PER USO EFFETTIVO DEL MARCHIO

Preso atto di quanto stabilito all’art. 24 del Codice di Proprietà Industriale occorre innanzitutto capire cosa si intenda per uso effettivo del marchio valido ad escludere la decadenza.

Sul tema si è espressa anche la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea chiarendo le caratteristiche dell’uso effettivo e specificando che deve trattarsi di uso reale e concreto, con esclusione di ipotesi di uso meramente sporadico o episodico.

Perché quindi si abbia un uso effettivo del marchio questo deve essere utilizzato sul mercato sui prodotti o servizi protetti dallo stesso e non solamente internamente all’impresa interessata.

L’effettiva commercializzazione dei prodotti/servizi legati al marchio e quindi l’effettivo uso dello stesso si prova per esempio attraverso le fatture di vendita, i cataloghi e/o il materiale promozionale.

RESTYLING DEL MARCHIO 

Abbiamo già parlato delle eventuali variazioni del marchio rispetto alla versione registrata. Ai sensi del succitato art. 24 del Codice di Proprietà Industriale di fatto un utilizzo di questo tipo può essere possibile purché si tratti di modifiche che non alterino il carattere distintivo del marchio stesso.

Il marchio simile che il titolare utilizza, perché rispetti le condizioni previsti dalla normativa in tema, deve avere i caratteri originali che corrispondano a quelli del marchio di cui si tratta. 

Data però la scivolosità della materia, al fine di evitare incertezze e difficoltà a provare l’effettivo uso del marchio, risulta senz’altro suggeribile aggiornare costantemente il portafoglio marchi ai vari restyling. 

IL GIUSTIFICATO MOTIVO PER MANCATO UTILIZZO DEL MARCHIO

A norma sempre del succitato articolo poi non vi è decadenza quando il mancato uso sia giustificato da un motivo non dipendente dalla volontà del titolare, ciò avviene ad esempio nel caso di guerre, disastri naturali o di mancata concessione di un’autorizzazione amministrativa.

LA SORVEGLIANZA DEL MARCHIO

La sorveglianza è cruciale per permettere di decidere per tempo di tutelare la unicità del proprio marchio. Per fermare la ormai avvenuta registrazione di un marchio l’unico strumento che si ha a disposizione è infatti quello di instaurare una procedura di opposizione presso l’ufficio Brevetti e Marchi competente entro i termini. Una volta superati i limiti per l’opposizione, i rimedi possibili per interrompere l’uso del marchio diventano notevolmente meno efficienti e molto più costosi.

In verità però è sempre possibile monitorare le domande di marchio depositate presso gli uffici marchi adibiti, per verificare se altri stanno registrando marchi simili a quello già registrato.

Purtroppo però questa non è una “strategia” che viene adottata da molti, anzi: nella quasi totalità dei casi viene del tutto ignorata poiché giudicata superflua.

In realtà questo processo di monitorizzazione consentirebbe di avere un aggiornamento costante sullo stato di altre possibili registrazioni in conflitto con il marchio registrato. Inoltre consente di opporci ad una determinata registrazione di un marchio successivo, presentando apposita domanda di opposizione all’Ufficio marchi competente.

Monitorare le registrazioni, oltre a permettere di agire immediatamente a tutela del tuo marchio, evita anche di dover intraprendere apposite azioni legali per far valere gli effettivi diritti del titolare.

L’art. 28 del D.Lgs 30/2005 e l’art. 54 del Regolamento CE n. 207/2009 stabiliscono che

“il titolare di un marchio d’impresa che durante cinque anni consecutivi tollera, essendone a conoscenza, l’uso di un marchio posteriore registrato uguale o simile, non può domandare la dichiarazione di nullità del marchio posteriore né opporsi all’uso dello stesso per i prodotti o servizi in relazione ai quali il detto marchio e’stato usato”.

Il titolare di un marchio registrato ha, quindi, il diritto/dovere di verificare se terzi depositano domande di marchio identiche e/o simili al proprio marchio, affinché il primo eventualmente possa poi opporsi tempestivamente a tali registrazioni.

Questo anche perchè al momento del deposito di una domanda di registrazione per un nuovo marchio gli Uffici adibiti di solito non svolgono alcuna ricerca tra i marchi anteriori, con la conseguenza che tali marchi giungono a registrazione sebbene esistano già in quel paese marchi identici o simili per contraddistinguere prodotti o servizi uguali o simili.

È quindi onere dei titolari dei marchi attivarsi per ostacolare la registrazione di nuovi depositi di marchi identici o simili per contraddistinguere prodotti uguali o affini, e quindi potenzialmente in interferenza con i loro diritti anteriori attraverso il deposito di una opposizione o altra azione che si ritenga più opportuna. In ogni caso l’intervento tempestivo attraverso la presentazione di una opposizione amministrativa consente di bloccare la registrazione altrui in tempi brevi. In assenza di un tale servizio di sorveglianza l’unica strada percorribile, nel momento in cui si apprende che altro marchio identico o simile al proprio è stato registrato, risiede nell’avanzare una azione legale per nullità con costi sicuramente superiori.

Marchio registrato: consulenza legale online

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