La struttura di un brevetto: le linee guida da seguire

Il brevetto è un documento che descrive una determinata invenzione sia dal punto di vista tecnico che legale. Attraverso la registrazione di un brevetto quindi si ha un titolo in forza del quale viene conferita al titolare la facoltà esclusiva di attuare l’invenzione e di trarne profitto nel territorio dello Stato in cui è rivendicata la protezione.

Proprio per come è concepito e per le esigenze alle quali deve rispondere il brevetto quindi si rivolge a diversi tipi di soggetti: oltre che il titolare e il suo rappresentante legale questo potrà infatti anche interessare soggetti terzi, come ricercatori, potenziali investitori, ecc.

Nel presente articolo cercheremo di tracciare una linea guida (pratica) della stesura di un brevetto e capiremo meglio di quali parti (principali) si compone.

Cos’è il brevetto: differenza tra opere dell’ingegno e invenzione industriale

Il brevetto è un tipo di strumento, disciplinato dalla legge, per tutelare un particolare tipo di creazione intellettuale: l’invenzione.

Attraverso il brevetto si fornisce una tutela all’autore/inventore dello stesso – che ottiene al contempo il diritto esclusivo all’attuazione dell’invenzione e il diritto di vietare a terzi di produrre, usare, mettere in commercio, vendere prodotti oggetto di brevetto nonché il diritto al suo sfruttamento economico – e il prodotto del suo ingegno. 

Spesso però si accostano erroneamente al concetto di brevetto tanto le opere dell’ingegno quanto le invenzioni industriali, nonostante siano solo quest’ultime a poter essere effettivamente protette da brevetto. 

Per opere dell’ingegno si intendono infatti tutte le idee creative correlate al campo della cultura e della scienza: può quindi trattarsi tanto di opere scientifiche quanto di opere letterarie, musicali, architettoniche, cinematografiche e la loro tutela si ottiene tramite il diritto d’autore.

Per invenzione industriale si intende invece qualunque idea che consenta la soluzione di un problema tecnico idonea a soddisfare i bisogni dell’uomo. L’invenzione può fare riferimento alla creazione di un prodotto, di un procedimento completamente nuovo o può semplicemente rappresentare un miglioramento di un dato prodotto o procedimento già esistente.

I diversi tipi di invenzione

L’invenzione può distinguersi poi, in base al suo risultato, in:

1. Invenzione di procedimento: quando la creazione consiste in un particolare procedimento per giungere alla realizzazione di un prodotto già noto, ma migliorandone lo standard o riducendone i costi;
2. Invenzione di prodotto: quando consiste nel realizzare nuovi oggetti dotati di particolari caratteristiche (creazione totalmente nuova);
3. Invenzione d’uso: quando si tratta di una nuova e diversa utilizzazione di oggetti già noti, migliorandone il rendimento rispetto all’uso tradizionale.

Quando è possibile procedere alla registrazione di un brevetto?

Il brevetto per invenzione è senz’altro la forma di protezione più forte che viene concessa alle opere d’ingegno che hanno un alto grado di innovazione e che rappresentano una soluzione nuova ed originale ad un problema tecnico. Il brevetto per invenzione ha una durata di 20 anni a decorrere dalla data del deposito della domanda e non può essere rinnovato alla scadenza.

Non tutte le invenzioni sono però brevettabili. Perché possa essere riconosciuta loro questa particolare tutela è necessario infatti che queste posseggano e soddisfino determinati requisiti.

L’art. 45 del D.Lgs. n. 30/2005 del 01.02.2005 (Codice della proprietà industriale) stabilisce che tra le caratteristiche che l’invenzione deve possedere vi è quello della materialità: l’invenzione deve avere l’attitudine a realizzarsi in qualcosa di fisicamente percepibile che possa essere prodotto dall’inventore.

Cosa può essere brevettato?

Per questo, a norma del succitato articolo, non possono costituire oggetto di brevetto:

• Le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici;
• I piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale ed i programmi di elaboratore;
• Le presentazioni di informazioni;
• I metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale;
• Le varietà vegetali e le razze animali ed i procedimenti essenzialmente biologici di produzione di animali o vegetali, comprese le nuove varietà vegetali rispetto alle quali l’invenzione consista esclusivamente nella modifica genetica di altra varietà vegetale, anche se detta modifica è il frutto di un procedimento di ingegneria genetica.

L’art. art. 2585 cod. civ. stabilisce, invece, quanto segue:

“Possono costituire oggetto di brevetto le nuove invenzioni atte ad avere un’applicazione industriale, quali un metodo o un processo di lavorazione industriale, una macchina, uno strumento, un utensile o un dispositivo meccanico, un prodotto o un risultato industriale e l’applicazione tecnica di un principio scientifico, purché essa dia immediati risultati industriali” 

Pertanto l’altra caratteristica che il brevetto deve avere è quella dell’industrialità: l’invenzione deve essere suscettibile di produzione in serie, deve poter essere riproducibile in gran numero, su larga scala. 

Invenzione deve essere nuova: non compresa nello stato della tecnica

L’invenzione deve poi essere assolutamente nuova, cioè, come stabilito dall’art. 46 del Codice della proprietà industriale, non deve essere “compresa nello stato della tecnica“. A proposito di questa caratteristica va precisato che è la stessa norma ha definire quanto segue.

“lo stato della tecnica è costituito da tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico nel territorio dello Stato o all’estero prima della data del deposito della domanda di brevetto, mediante una descrizione scritta od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo. È pure considerato come compreso nello stato della tecnica il contenuto di domande di brevetto italiano o di domande di brevetto europeo designanti l’Italia, così come sono state depositate, che abbiano una data di deposito anteriore a quella menzionata nel comma 2 e che siano state pubblicate o rese accessibili al pubblico anche in questa data o più tardi.”

Stato della tecnica

Deve sostanzialmente trattarsi quindi di qualcosa mai vista prima.

Modelli di utilità e modelli ornamentali

Al pari delle invenzioni industriali, anche i modelli di utilità e i disegni ornamentali sono brevettabili. I modelli di utilità hanno lo scopo di conferire particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego a macchine, o parti di esse, strumenti, utensili o oggetti d’uso in genere. 

I modelli di utilità per poter essere brevettabili devono rispondere essenzialmente ai medesimi requisiti previsti per le invenzioni, ma in misura più limitata e, a differenza di quest’ultime, il brevetto per i modelli di utilità ha una durata di 10 anni dalla data di presentazione della domanda. 

I disegni ornamentali, invece, riguardano l’innovazione dell’aspetto soltanto esteriore di un prodotto già esistente, ovvero il design. 

Mentre, quindi, i modelli di utilità attengono all’uso innovativo del prodotto, i disegni ornamentali concernono il modo in cui il prodotto stesso si presenta dal punto di vista estetico. Come per le invenzioni e per i modelli di utilità anche questi per essere registrabili devono poi soddisfare due requisiti: essere nuovi ed avere carattere individuale, cioè suscitare un’impressione generale diversa da quella suscitata da altri modelli o disegni già divulgati.

I tipi di prodotti registrabili e rientranti in questa categoria sono di fatto molti, sono infatti registrabili tanto particolari lavorazioni di stoffe quanto parti di capi di abbigliamento. Per questi la durata della registrazione è di 5 anni dalla data di presentazione della domanda di registrazione del prodotto di design con termine rinnovabile fino a un massimo di 25 anni.

Struttura del brevetto: gli step necessari

Il riassunto, la descrizione dettagliata e il campo tecnico dell’invenzione

Il riassunto definisce sinteticamente l’oggetto dell’invenzione nonché gli scopi che attraverso il brevetto l’inventore si propone di perseguire. Conosciuto anche come “abstract” dell’invenzione il riassunto ha la funzione di permettere all’Ufficio brevetti e ai soggetti che lo leggono di individuare velocemente la natura tecnica dell’invenzione; questo svolge quindi un ruolo fondamentale quando si effettua una ricerca su possibili brevetti già esistenti; al fine poi di valutare lo stato della tecnica in un dato settore.

La descrizione dettagliata dell’invenzione, oltre a dover essere scritta in termini chiari e precisi, deve specificare ed esporre, ai sensi dell’art. 51 del Codice della Proprietà Industriale, il campo della tecnica a cui l’invenzione fa riferimento e lo stato della tecnica preesistente, per quanto a conoscenza dell’inventore, che sia utile alla comprensione dell’invenzione ed all’effettuazione della ricerca, fornendo eventualmente i documenti relativi ai riferimenti specifici.

La descrizione deve poi esporre l’invenzione in modo da riuscire a spiegare il problema tecnico e la soluzione presupposta; deve poi descrivere brevemente gli eventuali disegni allegati; deve descrivere in dettaglio almeno un modo di attuazione dell’invenzione, fornendo esempi appropriati e facendo riferimento ai disegni ed infine indicare il modo in cui l’invenzione può essere utilizzata.

Nella descrizione del brevetto viene poi riportato anche il campo tecnico dell’invenzione, ovvero il settore di impiego dello stesso, nel quale si riportano in maniera sintetica anche i particolari tecnici.

Lo stato dell’arte

Lo stato dell’arte è uno degli step fondamentali nella “costruzione” di un brevetto. Attraverso di esso il titolare del brevetto deve infatti esplicitare il problema tecnico da risolvere, descrivere gli eventuali tentativi compiuti da altri per risolvere il problema e spiegare in cosa la sua invenzione diverga dalle altre, ovvero quale può essere l’apporto risolutivo della sua invenzione sul problema riscontrato.

Dalla lettura dello stato dell’arte deve apparire in modo chiaro che le altre invenzioni già note presentino delle problematiche tecniche che invero l’invenzione che si sta andando a depositare si propone di risolvere.

Breve descrizione dei disegni

Il brevetto deve contenere oltre ad una parte descrittiva anche una parte illustrata, attraverso delle tavole che vengono allegate alla descrizione.

In questa parte del brevetto l’inventore è chiamato ad illustrare il funzionamento e/o la composizione della propria invenzione attraverso appunto i disegni (prospettive e viste) che descrivono dettagliatamente la composizione / la struttura dell’invenzione e che dovranno anche essere brevemente spiegate.

I disegni devono avere delle caratteristiche ben precise, possono essere compresi in una o più tavole, devono essere numerati nonché contenere i numeri e le lettere che ne contrassegnano le varie parti richiamate nella descrizione.

Rivendicazioni

Le rivendicazioni, la cui regolamentazione si trova all’art. 52 del codice della proprietà industriale, definiscono ciò che rientra nell’ambito di protezione del brevetto, ovvero ne definiscono l’oggetto, e rappresentano anch’esse una parte importante del brevetto (se non la più importante). In particolare l’articolo succitato stabilisce quanto segue:

“Nelle rivendicazioni è indicato, specificamente, ciò che si intende debba formare oggetto del brevetto. I limiti della protezione sono determinati dalle rivendicazioni; tuttavia, la descrizione e i disegni servono ad interpretare le rivendicazioni. La disposizione del comma 2 deve essere intesa in modo da garantire nel contempo un’equa protezione al titolare ed una ragionevole sicurezza giuridica ai terzi. 3-bis. Per determinare l’ambito della protezione conferita dal brevetto, si tiene nel dovuto conto ogni elemento equivalente ad un elemento indicato nelle rivendicazioni.”

Rivendicazioni dipendenti e indipendenti

Le rivendicazioni possono essere distinte in indipendenti, in questo caso devono contenere tutti e solo quegli elementi che permettono di definire l’invenzione in modo che questa appaia nuova e non ovvia a fronte dell’arte nota, possono essere rivendicazioni dipendenti, quando la rivendicazione (come è facile intuire) dipende da un’altra e include tutte le limitazioni della rivendicazione sottintesa e infine con dipendenze multiple: la rivendicazione dipende a sua volta da più di una rivendicazione.

Ogni rivendicazione deve comunque essere formulata in modo da definire solo le caratteristiche essenziali dell’invenzione. Scopo delle rivendicazioni dipendenti è quello di specificare i dettagli dell’invenzione in modo tale da aver modo di recuperare delle limitazioni che possono essere utili nel corso dell’esame di merito della domanda di brevetto.

I vincoli dati dalla costruzione delle rivendicazioni e i requisiti necessari per esplicitare il loro contenuto tecnico sono quelli che poi dettano le condizioni per una descrizione adeguata che permetta di trovare elementi per sostenere le eventuali modifiche da apportare, a fronte di possibili obiezioni che possano essere sollevate in sede d’esame.

Tipologie di rivendicazione: di prodotto, di metodo e di uso

Le principali tipologie di rivendicazioni sono quelle di prodotto, di metodo e di uso.

Nelle rivendicazioni relative ad un prodotto sarà necessario riportare le caratteristiche tecniche che si intendono tutelare mentre per quanto attiene ad un brevetto di metodo sarò necessario riportare le fasi del procedimento relativo a quest’ultimo.
Infine, le rivendicazioni d’uso sono una specifica categoria riservata perlopiù a prodotti medici o farmaceutici e che permettono di proteggere usi nuovi di prodotti già noti.

Nella descrizione di un dispositivo meccanico, per esempio, si dovranno individuare tutti gli elementi che permettono al dispositivo di svolgere la funzione che risolve il problema tecnico inizialmente posto. Quindi gli elementi costitutivi del brevetto andranno descritti per poi poterli elencare nelle rivendicazioni, mentre nella descrizione si dovranno descrivere anche le modalità di funzionamento degli elementi e del dispositivo nel suo complesso.

Se si vuole rivendicare invece un composto, nella descrizione se ne darà una rappresentazione grafica: ad esempio potrà essere descritto con la sua formula chimica e si dovrà indicare un modo per ottenere il prodotto, altrimenti si andrà incontro a obiezioni per una insufficiente descrizione.

In tale caso di dovrà poi specificare a cosa serve e come si può impiegare il prodotto. Se invece si vuole rivendicare una composizione, i requisiti della descrizione per supportare le rivendicazioni sono pressappoco i medesimi di quelli indicati per il ‘composto’. Andranno quindi indicati i singoli componenti, le quantità compositive degli essi, i metodi e la tecnica per preparare le composizioni e gli impieghi che potrebbero esserne fatti, dando prova dell’effettivo funzionamento o effetto tecnico: in questo caso anche i test possono essere sufficienti a dimostrare l’efficacia.

Tutela del brevetto: dalla diffida al procedimento giudiziario

Il proprietario del brevetto è il soggetto al quale è attribuita la responsabilità di individuare violazioni del proprio brevetto e porre in essere azioni nei confronti dei contraffattori dello stesso. Se si ritiene infatti che qualcuno stia violando un brevetto è necessario individuare l’azione più appropriata da intraprendere e che può portare anche ad un eventuale procedimento giudiziario.

In Italia la violazione del brevetto è punita dal codice penale con la reclusione da uno a quattro anni e la multa da 3.500 a 35mila euro e la sanzione si applica a chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

In alcuni casi, specie qualora si ritenga di poter essere di fronte ad un tipo di violazione non intenzionale, una procedura efficace e sicuramente più celere può essere quella di inviare una comunicazione con la quale si informa l’altra parte (che si presume abbia violato il brevetto) sulla possibilità di un conflitto tra i propri diritti e quelli relativi all’attività dell’altra azienda.

Il provvedimento cautelare

Per altri casi però la procedura più efficace può risultare invece quella di chiedere un provvedimento cautelare che “cristallizzi” una situazione di fatto. Qualora sia accertata la violazione del brevetto il Tribunale potrà ordinare poi a coloro che si sono resi colpevoli della supposta violazione la descrizione del brevetto o meccanismo contraffacente, l’inibizione dall’azione illegittima ovvero la cessazione di ogni attività illegale ed anche la pubblicazione dell’ordinanza.

Tuttavia, la questione attinente all’effettiva violazione di un brevetto può essere talvolta molto complessa, spesso quindi la tutela effettiva dello stesso può passare da un ordinario procedimento giudiziario nel corso del quale il giudice potrebbe anche dispone di consulenze tecniche d’ufficio e acquisisce tutta la documentazione utile alla decisione. 

Nel caso che poi, al termine del procedimento, il giudice attesti effettivamente l’avvenuta violazione, il titolare del brevetto potrà ottenere una sentenza di divieto a fabbricare o commercializzare quanto derivi dalla violazione del diritto e/o che gli venga riconosciuto un risarcimento per tutti i danni patiti e patendi.

Come succede per i marchi anche i brevetti possono avere una tutela circoscritta ad un determinato stato piuttosto che godere di una estensione maggiore: in questo articolo approfondiremo la differenza tra brevetti italiani e brevetti europei e faremo un breve accenno anche alla domanda di brevetto internazionale PCT.

Il brevetto italiano

Come succede per i marchi anche i brevetti possono avere una tutela circoscritta ad un determinato stato piuttosto che godere di una estensione maggiore. 

Come infatti già brevemente accennato l’invenzione può essere protetta tanto in Italia o in altri singoli paesi, tramite brevetto nazionale quanto in più paesi europei o extraeuropei tramite il brevetto europeo o la domanda internazionale PCT, il brevetto euroasiatico, o ancora il brevetto per paesi dell’Africa appartenenti alle Organizzazioni OAPI o ARIPO.

Il brevetto italiano conferisce protezione nell’intero territorio del paese e può essere riconosciuto nella Città del Vaticano. In ogni caso è possibile ottenere un brevetto italiano per nuovi prodotti o procedimenti in qualsiasi settore della tecnica purché, come abbiamo già avuto modo di vedere, l’invenzione abbia i seguenti caratteri:

• Novità. Questa deve essere assoluta. Ogni divulgazione anteriore alla data di presentazione della domanda di brevetto o alla data di priorità può infatti rendere nullo il brevetto italiano);
• Inventiva. Questa deve sussistere al momento della presentazione della domanda di brevetto italiano per l’esperto del ramo che è a conoscenza dello stato della tecnica.
• Applicazione industriale. Deve poter essere oggetto di applicazione industriale, cioè di utilizzo nell’industria, inclusi i settori dei servizi e dell’agricoltura.

Domanda di brevetto in Italia

La presentazione della domanda di brevetto italiano va effettuata in Italia presso gli appositi uffici UPICA o presso l’UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi). In ogni può essere richiesta da qualsiasi persona fisica o giuridica italiana o straniera. In caso di concessione del brevetto, lo stesso avrà una durata di 20 anni dalla data di presentazione della domanda. Inoltre, a certe condizioni, detta validità potrà essere anche prolungata.

I brevetti italiani sono soggetti ad obbligo di uso e licenza obbligatoria. In caso di mancato o insufficiente sfruttamento tramite produzione in Italia o importazione da paesi dell’UE o membri OMC, i brevetti possono essere oggetto di richieste di licenze obbligatorie da parte di terzi. Tuttavia, se non usato entro 2 anni dalla concessione di licenza obbligatoria, il brevetto decade.

Per predisporre la domanda di brevetto italiano è, invece, necessario descrivere l’invenzione e/o il documento di priorità del deposito estero. Poi indicare lo stato della tecnica a partire dal quale l’invenzione è stata realizzata. Infine, predisporre la bozza dei disegni relativi al brevetto che si vuole presentare.

Il brevetto europeo 

Le domande per la concessione di brevetti europei possono essere presentate indipendentemente dall’esistenza di precedenti brevetti nazionali. Queste presentano molte similitudini con quelli italiani: al pari di questi ultimi hanno infatti una durata di 20 anni dalla data di presentazione della domanda.

Oltre a ciò è possibile richiedere un brevetto europeo per i nuovi prodotti o procedimenti in qualsiasi settore della tecnica. Questo, purché vengano rispettati i caratteri della novità, attività inventiva, industrialità. Elementi per i quali valgono appunto le medesime regole e considerazioni già analizzate per il deposito della domanda di brevetto italiano).

Domanda di brevetto europeo

La presentazione della domanda di brevetto europeo deve essere effettuata presso:

• Una delle sedi dell’Ufficio Brevetti Europeo o
• L’Ufficio Brevetti nazionale di uno stato aderente alla Convenzione sul Brevetto Europeo.

Le lingue ufficiali da utilizzare nella procedura di fronte all’Ufficio Brevetti Europeo sono francese, tedesco e inglese.

Circa l’estensione della domanda occorre invece dire che la stessa vale nei confronti degli stati firmatari della Convenzione sul Brevetto Europeo, ovvero:

Albania, Austria, Belgio, Bulgaria, Ceca (Rep.), Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Malta, Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Romania, San Marino, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Ungheria.

Stati invece come Bosnia-Erzegovina, Cambogia, Marocco, Moldavia, Montenegro, Tunisia, pur non essendo membri della Convenzione sul brevetto europeo, possono essere designati in una domanda di brevetto europeo.

In ogni caso per ottenere la designazione degli stati membri in cui il titolare dell’invenzione intende ottenere la protezione brevettuale questa deve essere indicata obbligatoriamente nella domanda di brevetto europeo.

Dopo la pubblicazione della domanda europea il titolare della domanda può conseguire la protezione provvisoria negli stati membri designati attivando la relativa procedura.

Contro la concessione del brevetto europeo, a differenza di quello italiano, può essere presentata un’opposizione da parte di terzi. Pratica che viene discussa di fronte allo stesso Ufficio Brevetti Europeo.

Alla fine della procedura, l’Ufficio può confermare integralmente il brevetto concesso, modificarne la portata oppure annullare il brevetto. Contro tale decisione può essere proposto appello ad una Commissione di Appello interna all’Ufficio.

Domanda di brevetto internazionale

Il deposito di una domanda di brevetto internazionale equivale a depositare una domanda nazionale in tutti gli stati membri. Questo, a condizione che entro i termini stabiliti venga soddisfatta la condizione dell’apertura delle fasi nazionali indicate qui di seguito.

La domanda di brevetto internazionale può essere presentata da ogni persona fisica o giuridica appartenente o residente in uno stato membro del Trattato di cooperazione in materia di brevetti. Oppure da soggetto avente in esso uno stabilimento industriale o commerciale serio ed effettivo. Questo, indipendentemente dall’esistenza di un precedente brevetto nazionale.

La presentazione della domanda deve essere effettuata presso:

• La sede dell’Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale a Ginevra (Svizzera), oppure
• L’UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi), oppure
• Un Ufficio Brevetti di uno stato membro del Trattato o presso l’Ufficio Brevetti Europeo.

Domande frequenti