Spesso si verifica che, sebbene si sia proceduto alla registrazione di un determinato tipo di marchio, si inizi poi ad utilizzarlo nella quotidianità apportando allo stesso alcune varianti, utilizzandolo quindi in maniera differente.
Rispetto a quanto si possa pensare queste “modifiche di fatto” di un marchio avvengono molto spesso nella realtà. Capita infatti che per rispondere ad esigenze commerciali il logo venga riadattato rispetto a quello registrato (possono per esempio essere modificati lo stile o alcuni elementi grafici del marchio stesso).
In linea di principio sarebbe necessario che il titolare del marchio registrato continui a “spendere” il proprio marchio esattamente come questo è stato registrato. In questo articolo approfondiremo questo particolare aspetto analizzando i rischi collegati alla spendita di un marchio differente rispetto a quello registrato soffermandoci in particolare su quanto previsto dalla normativa europea e dal Documento di Prassi Comune CP8 da poco recepito anche dall’ordinamento italiano.
Indice degli Argomenti
- L’utilizzo di un marchio differente da quello registrato: i rischi
- La normativa europea sulle modifiche apportate al marchio registrato
- Il documento europeo di Prassi Comune CP8
- Il recepimento del documento di Prassi Comune CP8 in Italia
- Le modifiche minori: cosa si intende per “non sostanziale”
- Modifiche sostanziali: la necessità di una nuova registrazione
- Il concetto di “uso del marchio” e le sue implicazioni
- Consulenza online
L’utilizzo di un marchio differente da quello registrato: i rischi
Per non perdere la protezione assicurata al marchio attraverso la sua registrazione è necessario che lo stesso venga utilizzato invariato, quindi nello stesso modo nel quale è stato registrato, per almeno cinque anni.
La variazione di un marchio può infatti comportare degli autentici e concreti rischi per lo stesso tali da poterlo esporre a procedure di opposizione o decadenza anche da parte dello stesso Ufficio Marchi e Brevetti presso il quale lo stesso era stato originariamente registrato.
È quindi sempre molto importante valutare ogni variazione che si intende compiere sul marchio al fine di evitare di incorrere poi in conseguenze che possono essere di forte impatto per la registrazione e la validità del marchio stesso.
La normativa europea sulle modifiche apportate al marchio registrato
L’ordinamento europeo mostra invero una certa flessibilità alle modifiche apportate ex postal marchio registrato, da questo punto di vista infatti è consentito l’utilizzo del marchio anche in forme diverse rispetto a quanto registrato in precedenza purchè queste non alterino il carattere distintivo del segno nella forma in cui questo è stato registrato.
L’articolo 18 del regolamento (UE) 2017/1001 sul marchio dell’Unione europea (“Uso di un marchio UE”) stabilisce infatti che:
1. Se entro cinque anni dalla registrazione il marchio UE non ha formato oggetto da parte del titolare di un uso effettivo nell’Unione per i prodotti e servizi per i quali è stato registrato, o se tale uso è stato sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni, il marchio UE è sottoposto alle sanzioni previste nel presente regolamento, salvo motivo legittimo per il mancato uso. Ai sensi del primo comma sono inoltre considerate come uso: a) l’utilizzazione del marchio UE in una forma che si differenzia per taluni elementi che non alterano il carattere distintivo del marchio nella forma in cui esso è stato registrato, a prescindere dal fatto che il marchio sia o no registrato nella forma in cui è usato a nome del titolare; b) l’apposizione del marchio UE sui prodotti o sul loro imballaggio nell’Unione solo ai fini dell’esportazione.
2. L’uso del marchio UE con il consenso del titolare è considerato come effettuato dal titolare.”
Il Regolamento (UE) 2018/625 che integra il regolamento (UE) 2017/1001 sul marchio dell’Unione europea stabilisce poi all’articolo 16 dello stesso (“Motivazione di una domanda di decadenza o di nullità”) che:
“1. Il richiedente presenta i fatti, le prove e gli argomenti a sostegno della domanda fino alla chiusura della fase in contraddittorio del procedimento di decadenza o di nullità. In particolare, il richiedente presenta: a) nel caso di una domanda a norma dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera b) o c), o dell’articolo 59 del regolamento (UE) 2017/1001, i fatti, gli argomenti e le prove a sostegno dei motivi su cui si basa la domanda di decadenza o di nullità; b) nel caso di una domanda a norma dell’articolo 60, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001, si applicano, mutatis mutandis, le prove di cui all’articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento e le disposizioni di cui all’articolo 7, paragrafo 3; c) nel caso di una domanda a norma dell’articolo 60, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001, la prova dell’acquisizione, dell’attuale esistenza e dell’estensione della protezione del diritto anteriore pertinente nonché la prova del diritto del richiedente a depositare la domanda, compresa, se il diritto anteriore è invocato a norma del diritto di uno Stato membro, una chiara identificazione del contenuto di tale diritto nazionale fornendo pubblicazioni delle disposizioni e della giurisprudenza pertinenti. Se le prove relative al deposito o alla registrazione di un diritto anteriore di cui all’articolo 60, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2017/1001, o le prove relative al contenuto del diritto nazionale pertinente, sono accessibili online presso una fonte riconosciuta dall’Ufficio, il richiedente può presentare tali prove facendo riferimento a detta fonte. 2. Le prove relative al deposito, alla registrazione o al rinnovo di diritti anteriori o, se del caso, al contenuto del diritto nazionale pertinente, comprese le prove accessibili online di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), sono depositate nella lingua procedurale o ne è depositata una traduzione in tale lingua. La traduzione è presentata dal richiedente di propria iniziativa entro un mese dal deposito di tali prove. Ogni altra prova presentata dal richiedente per motivare la domanda o, nel caso di una domanda di decadenza a norma dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001, dal titolare del marchio UE impugnato, è soggetta all’articolo 24 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/626. Le traduzioni presentate dopo la scadenza dei termini pertinenti non sono prese in considerazione.”
Questo aspetto, sebbene quindi sia riconosciuto a livello europeo, ha fatto emergere diversi contrasti interpretativi nei differenti uffici deputati situati nei vari paesi europei.
Al fine quindi di far fronte a questa nascente incertezza e cercare di fornire un’omogenea interpretazione a livello europeo su questo particolare aspetto a fine ottobre 2020 è stato pubblicato il progetto, redatto dal “European Union Intellectual Property Network”, nominato “Prassi Comune CP8”.
Il documento europeo di Prassi Comune CP8
Il documento di Prassi Comune CP8 è stato pubblicato sui siti web degli uffici marchi e brevetti di ogni paese membro dell’Unione europea in data 15 ottobre 2020.
Tramite la pubblicazione di questo documento sono stati individuati i principi generali per valutare l’uso di un marchio in una forma diversa da quella registrata, tenendo conto dell’impatto di aggiunte, omissioni e modifiche delle caratteristiche sul carattere distintivo dei marchi verbali registrati, dei marchi puramente figurativi e dei marchi composti (combinazione di elementi verbali e figurativi).
Sulla base di quanto previsto a livello europeo quindi, nel caso in cui si voglia procedere ad apportare delle modifiche ben precise al marchio già registrato, devono prima di tutto essere individuati gli elementi che contribuiscono a conferire allo stesso un carattere di distintività e secondariamente si dovrà procedere poi ad una comparazione diretta dei marchi (quello registrato e quello effettivamente utilizzato).
Una volta compiuta questa valutazione preventiva occorre poi verificare se gli elementi distintivi in precedenza individuati sono presenti o sono stati modificati.
In questo senso la Prassi Comune CP8 offre molti esempi che illustrano quando la variazione subita dal marchio può determinare un’alterazione del carattere distintivo e questo può accadere quando il marchio denominativo non sia più identificabile o sia stato aggiunto un elemento distintivo che interagisce con il marchio registrato in modo tale che non possa più essere percepito in modo indipendente.
In ogni caso dette modifiche e/o alterazioni del carattere distintivo di un marchio devono essere valutate caso per caso.
Il recepimento del documento di Prassi Comune CP8 in Italia
L’Italia ha recepito la Prassi Comune già a partire dal 15 gennaio 2021.Questo documento oltre ad avere una funzione di guida per gli esaminatori dei vari uffici preposti chiamati a valutare l’uso dei marchi in forme diverse da quelle registrate rappresenta uno strumento importante a disposizione anche dei titolari dei marchi registrati, soprattutto per coloro che necessitano di adattare i loro marchi alle esigenze di commercializzazione o di promozione dei prodotti o dei servizi contraddistinti dal marchio.
Le modifiche minori: cosa si intende per “non sostanziale”
La questione chiave quando si parla di modifiche a un marchio registrato è stabilire se l’alterazione sia “sostanziale” o “non sostanziale“. Generalmente, modifiche considerate non sostanziali sono quelle che non alterano la distintività complessiva del marchio né la sua percezione da parte del pubblico. Questo include, ad esempio, piccole variazioni nel carattere tipografico, aggiustamenti cromatici minimi (pur rimanendo all’interno dello stesso spettro cromatico, ad esempio un blu più chiaro o più scuro, senza passare al rosso), o lievi modifiche di proporzioni o posizionamento degli elementi grafici, purché il segno distintivo principale rimanga immediatamente riconoscibile. In molti ordinamenti, non è prevista una procedura formale per notificare modifiche considerate minime. Tuttavia, è sempre consigliabile documentare internamente tali variazioni e conservare le prove che esse non alterano la forza distintiva del marchio originario. La valutazione della sostanzialità è spesso lasciata all’interpretazione e, in caso di contenzioso, sarà il giudice a stabilire se la modifica ha alterato la distintività del segno.
Modifiche sostanziali: la necessità di una nuova registrazione
Quando le modifiche apportate a un marchio sono considerate sostanziali, la registrazione originaria potrebbe non offrire più la protezione desiderata per il marchio nella sua nuova forma. Una modifica è sostanziale quando altera in modo significativo l’impressione generale del marchio, rendendolo potenzialmente confondibile con altri segni o, al contrario, talmente diverso da perdere la continuità con la versione precedente. Questo può accadere, ad esempio, con un restyling completo del logo, l’aggiunta o la rimozione di elementi denominativi o figurativi significativi, o un cambiamento radicale dello stile grafico. In questi casi, la soluzione più sicura e spesso l’unica legalmente valida è procedere con una nuova domanda di registrazione per il marchio modificato. Questa nuova registrazione conferirà un nuovo diritto esclusivo sulla versione aggiornata del marchio, con una nuova data di priorità e una durata propria. La registrazione precedente continuerà a tutelare la vecchia versione del marchio fino alla sua scadenza o rinuncia, ma non si estenderà automaticamente alla nuova versione.
Il concetto di “uso del marchio” e le sue implicazioni
Un aspetto fondamentale nel diritto dei marchi è l’obbligo di uso effettivo del marchio. Molte legislazioni prevedono che un marchio registrato, per mantenere la sua validità, debba essere effettivamente utilizzato per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato. Il mancato uso per un determinato periodo (solitamente tre o cinque anni, a seconda dell’ordinamento) può portare alla decadenza della registrazione. Questo è particolarmente rilevante nel contesto delle modifiche. Se un marchio viene modificato, e la versione modificata è l’unica effettivamente utilizzata sul mercato, è cruciale che tale uso sia considerato “sufficiente” a mantenere in vita la registrazione originale. In caso di modifiche sostanziali che richiedono una nuova registrazione, l’uso della nuova versione non potrà essere invocato per mantenere in vita la vecchia registrazione, a meno che non ci sia una chiara continuità e riconoscibilità che permetta di considerarle la stessa entità commerciale, un’interpretazione spesso difficile da sostenere. È sempre consigliabile che l’uso effettivo del marchio corrisponda il più fedelmente possibile alla forma registrata o alla versione per la quale si è richiesta una nuova protezione.
Consulenza online
Data la complessità delle normative sui marchi e le potenziali implicazioni di ogni modifica, è fortemente consigliabile rivolgersi a un consulente specializzato in proprietà industriale o a un avvocato esperto in diritto dei marchi. Un professionista sarà in grado di valutare la natura delle modifiche proposte, consigliare sulla necessità di una nuova registrazione e assistere nella preparazione e presentazione delle domande. Questo approccio proattivo può prevenire costosi errori, come la perdita di protezione per il tuo marchio o l’insorgere di contenziosi con terzi. La corretta gestione delle modifiche a un marchio registrato è un investimento nella sicurezza e nella longevità del tuo brand.
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