Spesso si ritiene erroneamente che la registrazione del marchio sia l’ultimo passo verso l’effettiva tutela dello stesso. Ebbene questo è vero fino ad un certo punto.
Per garantire la giusta protezione al proprio marchio registrato è infatti necessario avere degli accorgimenti ben precisi: tra questi vi è quello, che sembrerà poi anche il più banale, di utilizzare effettivamente il marchio per il quale si è chiesto la registrazione, un altro invece sta nella sorveglianza successiva del marchio, tesa a controllare se altri marchi simili al nostro potrebbero essere registrati.
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La decadenza per non uso del marchio
Si tratta della perdita del diritto esclusivo sul marchio registrato a causa del mancato utilizzo dello stesso da parte del titolare entro un determinato periodo di tempo. L’articolo 24 del Codice della Proprietà Industriale (CPI) e l’articolo 58 del Regolamento sul Marchio dell’Unione Europea (RMUE) disciplinano la decadenza per non uso, stabilendo che un marchio può decadere se:
- Non è stato utilizzato in modo effettivo entro un periodo continuativo di 5 anni dalla registrazione.
- L’uso non è ripreso prima che sia stata presentata una domanda di decadenza.
L’articolo 24 del Codice di Proprietà Industriale prevede che
“a pena di decadenza il marchio deve formare oggetto di uso effettivo da parte del titolare o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato, entro cinque anni dalla registrazione, e tale uso non deve essere sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni, salvo che il mancato uso non sia giustificato da un motivo legittimo…”.
Per conservare il diritto esclusivo sul marchio è quindi necessario utilizzarlo in maniera effettiva anche se, è bene esser chiari, il non uso protratto oltre il termine quinquennale non determina, di per sé, la decadenza della registrazione che dovrà essere richiesta da un terzo concorrente attraverso un’azione legale presso il Tribunale.
Può richiedere la decadenza per non uso qualunque imprenditore concorrente, anche potenziale o futuro, che affermi di ritenere l’esistenza del marchio un ostacolo all’esercizio della sua attività, senza che debba essere dimostrato un interesse più specifico.
Con la direttiva UE 2015/2436, recepita dall’Italia nel 2019, è stata disposta l’inversione dell’onere della prova (a carico del titolare del marchio) nelle azioni di decadenza per non uso: dovrà essere il convenuto a dover dimostrare un uso effettivo e serio del marchio al fine di preservarne la registrazione. Oltre a ciò attraverso il recepimento di questa direttiva è stata introdotta anche la possibilità (effettivamente operante però dal 2023) di proporre un’azione amministrativa di decadenza per non uso di una registrazione di marchio dinnanzi all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi; attualmente però l’unica via per far dichiarare la decadenza rimane quella giudiziaria.
Quando scatta la decadenza?
La decadenza può essere dichiarata se il marchio non è stato utilizzato per:
- Prodotti o servizi specifici per i quali è stato registrato.
- Uso limitato o parziale, tale da non rappresentare una commercializzazione effettiva sul mercato.
- Modalità di utilizzo che snaturano il marchio, come modifiche tali da alterare il carattere distintivo rispetto alla versione registrata.
Eccezioni
Il titolare del marchio può evitare la decadenza se dimostra che il mancato utilizzo è dovuto a motivi legittimi, ad esempio:
- Cause di forza maggiore (guerre, pandemie, calamità naturali).
- Restrizioni normative o commerciali (es. embargo, divieti d’importazione).
Cosa si intende per uso effettivo del marchio
Preso atto di quanto stabilito all’art. 24 del Codice di Proprietà Industriale occorre innanzitutto capire cosa si intenda per uso effettivo del marchio valido ad escludere la decadenza. Sul tema si è espressa anche la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea chiarendo le caratteristiche dell’uso effettivo e specificando che deve trattarsi di uso reale e concreto, con esclusione di ipotesi di uso meramente sporadico o episodico.
Perché quindi si abbia un uso effettivo del marchio questo deve essere utilizzato sul mercato sui prodotti o servizi protetti dallo stesso e non solamente internamente all’impresa interessata. L’effettiva commercializzazione dei prodotti/servizi legati al marchio e quindi l’effettivo uso dello stesso si prova per esempio attraverso le fatture di vendita, i cataloghi e/o il materiale promozionale.
Restyling del marchio
Abbiamo già parlato delle eventuali variazioni del marchio rispetto alla versione registrata. Ai sensi del succitato art. 24 del Codice di Proprietà Industriale di fatto un utilizzo di questo tipo può essere possibile purché si tratti di modifiche che non alterino il carattere distintivo del marchio stesso.
Il marchio simile che il titolare utilizza, perché rispetti le condizioni previsti dalla normativa in tema, deve avere i caratteri originali che corrispondano a quelli del marchio di cui si tratta. Data però la scivolosità della materia, al fine di evitare incertezze e difficoltà a provare l’effettivo uso del marchio, risulta senz’altro suggeribile aggiornare costantemente il portafoglio marchi ai vari restyling.
Il giustificato motivo per il mancato utilizzo del marchio
Il giustificato motivo per il mancato utilizzo del marchio rappresenta un’eccezione al principio generale della decadenza per non uso. È previsto dalla normativa (art. 24 del Codice della Proprietà Industriale e art. 58 del Regolamento sul Marchio dell’Unione Europea) ed esonera il titolare del marchio dalla decadenza, purché il motivo sia riconosciuto come valido e al di fuori del controllo del titolare.
Criteri per il giustificato motivo
Per essere considerato giustificato, il motivo deve rispondere a tre criteri fondamentali:
- Indipendenza dalla volontà del titolare: Il mancato utilizzo deve derivare da circostanze oggettive non riconducibili a decisioni o negligenze del titolare.
- Carattere eccezionale: L’evento deve essere straordinario e non facilmente prevedibile.
- Legame diretto con l’impossibilità di utilizzo: Deve esistere un nesso causale tra l’evento e l’impossibilità di impiegare il marchio.
Esempi di giustificato motivo
Alcuni casi tipici riconosciuti come giustificati motivi includono:
1. Conflitti Armati o Guerre
- Il coinvolgimento del Paese d’origine o di destinazione in guerre civili o internazionali può impedire l’uso del marchio a causa di instabilità economica, sociale o politica.
2. Calamità Naturali
- Eventi come terremoti, alluvioni, uragani o incendi che distruggono infrastrutture, fabbriche o mercati di destinazione rendono oggettivamente impossibile la commercializzazione del prodotto o servizio.
3. Restrizioni Normative
- La mancata concessione di un’autorizzazione amministrativa necessaria per operare in un determinato settore (es. autorizzazioni sanitarie o licenze commerciali).
- Restrizioni all’import/export imposte da leggi o regolamenti, come embarghi internazionali.
4. Pandemie
- La pandemia di COVID-19 ha evidenziato come restrizioni ai movimenti, chiusure di attività e interruzioni nella catena di approvvigionamento possano costituire giustificati motivi di mancato utilizzo.
5. Cause Tecniche o Commerciali Indipendenti dal Titolare
- Mancata disponibilità di materie prime essenziali a causa di crisi internazionali.
- Ritardi significativi nell’ottenimento di brevetti o autorizzazioni che impediscono l’effettiva commercializzazione del prodotto.
Limiti dei Giustificati Motivi
Non tutti i motivi vengono automaticamente riconosciuti come giustificati. Ad esempio:
- Scelte commerciali strategiche: Decidere di non utilizzare il marchio per un periodo prolungato per scopi aziendali non rientra tra i motivi giustificati.
- Difficoltà economiche del titolare: Il mancato utilizzo legato a crisi finanziarie o a una gestione aziendale inefficiente non è considerato valido.
- Concorrenza sul mercato: La presenza di concorrenti che ostacolano la penetrazione del prodotto non costituisce un giustificato motivo.
La sorveglianza del marchio
La sorveglianza è cruciale per permettere di decidere per tempo di tutelare la unicità del proprio marchio. Per fermare la ormai avvenuta registrazione di un marchio l’unico strumento che si ha a disposizione è infatti quello di instaurare una procedura di opposizione presso l’ufficio Brevetti e Marchi competente entro i termini. Una volta superati i limiti per l’opposizione, i rimedi possibili per interrompere l’uso del marchio diventano notevolmente meno efficienti e molto più costosi.
In verità però è sempre possibile monitorare le domande di marchio depositate presso gli uffici marchi adibiti, per verificare se altri stanno registrando marchi simili a quello già registrato.
Purtroppo però questa non è una “strategia” che viene adottata da molti, anzi: nella quasi totalità dei casi viene del tutto ignorata poiché giudicata superflua.
In realtà questo processo di monitorizzazione consentirebbe di avere un aggiornamento costante sullo stato di altre possibili registrazioni in conflitto con il marchio registrato. Inoltre consente di opporci ad una determinata registrazione di un marchio successivo, presentando apposita domanda di opposizione all’Ufficio marchi competente.
Monitorare le registrazioni, oltre a permettere di agire immediatamente a tutela del tuo marchio, evita anche di dover intraprendere apposite azioni legali per far valere gli effettivi diritti del titolare.
L’art. 28 del D.Lgs 30/2005 e l’art. 54 del Regolamento CE n. 207/2009 stabiliscono che
“il titolare di un marchio d’impresa che durante cinque anni consecutivi tollera, essendone a conoscenza, l’uso di un marchio posteriore registrato uguale o simile, non può domandare la dichiarazione di nullità del marchio posteriore né opporsi all’uso dello stesso per i prodotti o servizi in relazione ai quali il detto marchio e’stato usato”.
Il titolare di un marchio registrato ha, quindi, il diritto/dovere di verificare se terzi depositano domande di marchio identiche e/o simili al proprio marchio, affinché il primo eventualmente possa poi opporsi tempestivamente a tali registrazioni.
Questo anche perchè al momento del deposito di una domanda di registrazione per un nuovo marchio gli Uffici adibiti di solito non svolgono alcuna ricerca tra i marchi anteriori, con la conseguenza che tali marchi giungono a registrazione sebbene esistano già in quel paese marchi identici o simili per contraddistinguere prodotti o servizi uguali o simili.
È quindi onere dei titolari dei marchi attivarsi per ostacolare la registrazione di nuovi depositi di marchi identici o simili per contraddistinguere prodotti uguali o affini, e quindi potenzialmente in interferenza con i loro diritti anteriori attraverso il deposito di una opposizione o altra azione che si ritenga più opportuna. In ogni caso l’intervento tempestivo attraverso la presentazione di una opposizione amministrativa consente di bloccare la registrazione altrui in tempi brevi. In assenza di un tale servizio di sorveglianza l’unica strada percorribile, nel momento in cui si apprende che altro marchio identico o simile al proprio è stato registrato, risiede nell’avanzare una azione legale per nullità con costi sicuramente superiori.
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