Il trasferimento del marchio: normative e adempimenti

Il trasferimento di un marchio, noto anche come cessione del marchio, implica il passaggio dei diritti di proprietà e uso del marchio da un soggetto (cedente) a un altro (cessionario). Questa operazione può avere implicazioni significative sia dal punto di vista legale che strategico.

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Per molto tempo il marchio è stato considerato solo come un mero strumento di marketing, in realtà oltre ad avere sicuramente una straordinaria utilità nella comunicazione commerciale può contribuire ad accrescere in maniera significativa il valore di un’azienda o di un prodotto, acquisendo al tempo esso stesso un valore economico tale da poter essere considerato un vero e proprio “asset” intangibile.

Il proprietario del marchio ha quindi la facoltà di sfruttarlo, ottenendo così dei benefici in termini di possibilità. Tra le varie opportunità concesse al possessore del marchio stesso vi è quella relativa al suo trasferimento attraverso la cessione e la licenza. Ovviamente, a seconda che il marchio trasferito sia italiano piuttosto che europeo o internazionale, si dovrà osservare quanto dettato dalla normativa specifica in materia.

Cenni storici: la legislazione italiana in merito al trasferimento del marchio

In Italia il problema del trasferimento del marchio è stato affrontato nel corso degli anni secondo ottiche diverse e da diverse norme che si sono succedute tra loro nel tempo. La prima legge che ha disciplinato l’ ipotesi di cessione del marchio, del 1868, ha sancito l’impossibilità di procedere con il trasferimento dello stesso singolarmente, senza cioè che venisse ceduta anche
l’azienda. Nel 1942 poi, con l’entrata in vigore della legge speciale sui marchi, la n. 929, e del Codice Civile sono state introdotte alcune novità.

Art. 2573 del Codice Civile

All’art. 2573 del Codice Civile è stato stabilito che:

“Il marchio può essere trasferito o concesso in licenza per la totalità o per una parte dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato, purché in ogni caso dal trasferimento o dalla licenza non derivi inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali nell’apprezzamento del pubblico. Quando il marchio è costituito da un segno figurativo, da una denominazione di fantasia o da una ditta derivata, si presume che il diritto all’uso esclusivo di esso sia trasferito insieme con l’azienda“.

Attraverso questa norma è stata quindi ribadita la regola già disciplinata nella legge del 1868 – nella quale si riteneva possibile il trasferimento del marchio esclusivamente con l’azienda – ma è stata anche apportata una variazione sostanziale alla precedente legislazione: è stato infatti previsto che il marchio possa essere trasferito anche con un ramo particolare dell’azienda, oltreché quindi con l’azienda nel suo complesso. Perché ciò sia possibile occorre però che il marchio ceduto sia inerente alla produzione del ramo dell’azienda ceduto e, più nello specifico, (affinché si possa correttamente parlare di ramo particolare dell’azienda) è necessario che sia caratterizzato da una pluralità di lavorazioni fra loro eterogenee: occorre cioè che i prodotti, inerenti a quel ramo, siano muniti di marchi speciali loro propri. Da quanto previsto dalla disposizione appena esaminata, ne consegue quindi che i marchi generali possono essere trasferiti soltanto con tutta l’azienda e non con un singolo ramo della stessa.

Art. 15 della Legge sui Marchi del 1942

La disciplina legata al trasferimento del marchio si è poi fondata per molto tempo non solo sull’art. 2573 C.C. ma anche sull’ art. 15 della legge sui marchi n. 929 del 1942 che imponeva il divieto di trasferire il marchio disgiuntamente all’azienda di appartenenza, nonché il divieto di concedere licenze non esclusive a terzi. L’ art. 15 della legge marchi n. 929 del 1942 stabiliva infatti che:

“Il marchio non può essere trasferito se non in dipendenza del trasferimento dell’ azienda, o di un ramo particolare di questa, a condizione, inoltre, che il trasferimento del marchio stesso avvenga per l’ uso di esso a titolo esclusivo. In ogni caso, dal trasferimento del marchio non deve derivare inganno in quei caratteri dei prodotti o merci che sono essenziali nell’apprezzamento del pubblico“.

La ratio di tale norma era in primo luogo volta a garantire una tutela al consumatore contro un uso del marchio ingannevole e, in secondo luogo, assicurava una funzione distintiva allo stesso, non solo relativamente all’ indicazione di origine del prodotto, ma anche allo standard qualitativo dei singoli beni.

La normativa prevista dal Codice della Proprietà Industriale: l’articolo 23 C. P. I.

Con l’ introduzione del Codice della Proprietà industriale (anche conosciuto come “C. P. I.”) – emanato con il Decreto Legislativo del 10 febbraio 2005, n. 30 – è stata introdotta per la prima volta nel sistema italiano una disciplina organica e strutturata in materia di tutela, difesa e valorizzazione dei diritti di proprietà intellettuale, attraverso la quale si è proceduto ad un riordino e ad un accorpamento di oltre 40 testi normativi tra leggi e provvedimenti, conseguenti in particolare all’adeguamento delle norme italiane, ai regolamenti comunitari e alle disposizioni delle convenzioni internazionali a cui anche l’Italia ha aderito.

Il testo unico sulla proprietà industriale ha quindi comportato un’intensa attività di semplificazione e riorganizzazione delle disposizioni preesistenti in materia. In particolare, il Codice richiama e fa propri i principi generali e i contenuti della Convenzione di Parigi del 1883, il primo trattato internazionale sui brevetti che ancora oggi rappresenta, per i 157 Stati aderenti, uno dei principali punti di riferimento per la disciplina internazionale della proprietà industriale. La Convenzione di Parigi è stata più volte aggiornata nel corso degli anni, l’ultima delle quali nel 1967 con la Convenzione di Stoccolma che ha portato alla costituzione dell’OMPI (Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale) con sede in Ginevra.

Per quel che attiene però l’aspetto che stiamo analizzando con il presente articolo, relativamente quindi alla cessione del marchio, occorre meglio approfondire quanto previsto all’art. 23 del C. P. I. Questa norma dispone che:

“Il marchio può essere trasferito per la totalità o per una parte dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato. Il marchio può essere oggetto di licenza anche non esclusiva per la totalità o per parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato e per la totalità o per parte del territorio dello Stato, a condizione che, in caso di licenza non esclusiva, il licenziatario si obblighi espressamente ad usare il marchio per contraddistinguere prodotti o servizi eguali a quelli corrispondenti messi in commercio o prestati nel territorio dello Stato con lo stesso marchio dal titolare o da altri licenziatari. Il titolare del marchio d’impresa può far valere il diritto all’uso esclusivo del marchio stesso contro il licenziatario che violi le disposizioni del contratto di licenza relativamente alla durata; al modo di utilizzazione del marchio, alla natura dei prodotti o servizi per i quali la licenza è concessa, al territorio in cui il marchio può essere usato o alla qualità dei prodotti fabbricati e dei servizi prestati dal licenziatario. In ogni caso, dal trasferimento e dalla licenza del marchio non deve derivare inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali nell’apprezzamento del pubblico”.

Quello che possiamo fin da subito notare è che, già al comma n. 1 del medesimo articolo, il Codice prevede che, contrariamente a quanto previsto in passato, il marchio può essere oggi ceduto senza alcun obbligo di trasferimento dell’ azienda o di un ramo di azienda. Per la prima volta quindi viene stabilito che il marchio e l’azienda sono di fatto da considerarsi due “entità” separate e, diretta conseguenza di ciò, è la circostanza secondo la quale il marchio può essere trasferito liberamente.

Il trasferimento del marchio

Quando si cede un marchio che comprende più prodotti o servizi non si è obbligati a cederli tutti. Si può cederne o trasferirne solo una loro parte; in questi casi si parla di cessione parziale di un marchio. È comunque sempre possibile cedere o dare in licenza anche il marchio non registrato (detto “marchio di fatto”): chiaramente, in fase contrattuale, verrà tenuto conto del valore del marchio (che nel caso di marchio non registrato, come abbiamo già avuto modo di vedere, potrebbe avere un valore inferiore rispetto al marchio registrato).

La differenza tra cessione di un marchio e licenza di un marchio sta nel fatto che con la cessione si cede la proprietà, mentre con la licenza si mantiene la titolarità del marchio e si cede solo la possibilità di utilizzarlo. Tale diritto può poi essere trasferito a titolo definito (attraverso una cessione) oppure concesso in godimento temporaneo, attraverso una licenza, che può essere a sua volta esclusiva, se concessa ad un solo imprenditore, oppure non esclusiva, quando è concessa ad una pluralità di soggetti (tra i quali può essere ricompreso anche il titolare del marchio stesso).

Un’ altra importante specificazione da fare è che qualora il marchio sia registrato per più classi, il trasferimento può riguardare anche solo alcune classi, quindi non per forza l’intero marchio.

La trascrizione del trasferimento del marchio

Considerato che i titoli di proprietà industriale sono dei veri e propri diritti di proprietà, che possono essere ceduti a titolo oneroso o gratuito, per ogni trasferimento degli stessi si dovranno osservare le regole del Codice Civile, alla stregua di quanto previsto dalla normativa in materia di trasferimento di beni mobili registrati. Possono infatti essere trascritti tutti gli atti che costituiscono, modificano o trasferiscono diritti reali sui marchi, quali:

• La cessione del marchio (sia essa totale o parziale)
• La cessione di azienda o di ramo d’azienda o di fusione tra più aziende
• La licenza d’uso del marchio
• La costituzione di pegno
• La successione
• Il sequestro
• Il pignoramento o l’espropriazione
• L’aggiudicazione giudiziale
• La domanda giudiziale di accertamento della titolarità
• La sentenza di accertamento e/o trasferimento della titolarità,
• Gli atti di modifica dei diritti costituiti.

Qualora quindi si voglia procedere con il trasferimento di un marchio è consigliabile comunicarlo agli uffici competente in materia (tale comunicazione può essere presentata indistintamente tanto dal cedente quanto dal cessionario).

Secondo quanto previsto dall’art. 139 D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 infatti.

“Gli atti e le sentenze, tranne i testamenti e gli altri atti e sentenze indicati alle lettere d), i) ed l) dell’articolo 138, finché non siano trascritti, non hanno effetto di fronte ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato e legalmente conservato diritti sul titolo di proprietà industriale. Nel conflitto di più acquirenti dello stesso diritto di proprietà industriale dal medesimo titolare, è preferito chi ha trascritto per primo il suo titolo di acquisto. La trascrizione del verbale di pignoramento, finché dura la sua efficacia, sospende gli effetti delle trascrizioni ulteriori degli atti e delle sentenze anzidetti. Gli effetti di tali trascrizioni vengono meno dopo la trascrizione del verbale di aggiudicazione, purché avvenga entro tre mesi dalla data della aggiudicazione stessa. I testamenti e gli atti che provano l’avvenuta legittima successione e le sentenze relative sono trascritti solo per stabilire la continuità dei trasferimenti. Sono opponibili ai terzi gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, ovvero modificano i diritti inerenti ad una domanda o ad un brevetto europeo, a condizione che siano stati trascritti nel Registro italiano dei brevetti europei“.

Quindi, anche se detta comunicazione non è obbligatoria, è comunque indispensabile per rendere opponibile a terzi il cambio di titolarità del marchio: infatti, in caso di conflitto tra più acquirenti dello stesso diritto di proprietà industriale, è sempre preferito chi ha trascritto per primo il suo titolo di acquisto. Sebbene la normativa in materia non preveda alcun obbligo in merito alla comunicazione del trasferimento del marchio, il compratore che lo acquista dovrebbe invero formalizzarne l’avvenuta cessione, così da assicurarsi di risultare effettivamente l’unico proprietario del marchio. Questo passaggio mette peraltro al riparo l’acquirente da potenziali rischi, evitando quindi che il marchio comprato possa essere ceduto anche ad altri soggetti.

Il trasferimento del marchio in Italia

La “formalizzazione” del trasferimento di un marchio avviene, come abbiamo sopra detto, attraverso la trascrizione e dovrebbe invero essere considerato un passaggio fondamentale che deve essere compiuto se si intende acquistare un marchio. In Italia se si vuole procedere con la trascrizione del trasferimento le modalità previste dalle legge sono essenzialmente due:

• Se si è già in possesso di un atto pubblico registrato che attesti l’avvenuto acquisto del marchio, si potrà direttamente procedere con la domanda di trascrizione della cessione del marchio presso gli uffici incaricati;
• Se invece non si ha a disposizione un atto pubblico registrato si dovrà prima procedere con una dichiarazione di avvenuta cessione del marchio (un atto sottoscritto dal proprietario del marchio e dall’acquirente dello stesso in cui viene dichiarato che la proprietà del marchio è stata trasferita) e solo successivamente si potrà procedere presentando la domanda di registrazione di intervenuto trasferimento del marchio e il passaggio di proprietà ad altro soggetto.

Il trasferimento del marchio europeo

I marchi dell’Unione europea possono essere trasferiti dal titolare originario ad un nuovo titolare, principalmente mediante cessione o successione legittima. Il trasferimento degli stessi può anche limitarsi ad alcuni dei prodotti o servizi oggetto della domanda (in questo caso avremo un trasferimento parziale). A differenza della licenza, il trasferimento di un marchio dell’Unione europea non influisce sul carattere unitario dello stesso. All’articolo 1 del Regolamento sul Marchio dell’Unione Europea viene infatti stabilito che:

“Il marchio dell’Unione Europea ha carattere unitario. Esso produce gli effetti in tutta l’Unione: può essere registrato, trasferito, formare oggetto di rinuncia, di decisione di decadenza dei diritti del titolare o di nullità e il suo uso può essere vietato soltanto per l’intera Unione”. Il carattere di unitarietà del diritto fa sì che il titolare del marchio europeo possa trasferirlo per l’intero territorio dell’Unione Europea e non solo « parzialmente » per singoli territori o Stati membri. Altra importante norma di riferimento in materia di trasferimento del marchio dell’Unione Europea è poi l’articolo 20 del Regolamento sul Marchio dell’Unione Europea che prevede che “Il marchio UE, indipendentemente dal trasferimento dell’impresa, può essere trasferito per la totalità o parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato”.

Questo significa che il marchio europeo può essere ceduto anche relativamente ad una sola classe merceologica e non per forza nella sua interezza. In questo caso, a differenza di quanto previsto per il trasferimento del marchio in Italia, se il marchio acquistato è di tipo europeo, la procedura da seguire per la comunicazione di trasferimento dello stesso sarà più semplice e veloce. Si dovrà solo presentare un’istanza all’Ufficio competente provando di aver acquistato il marchio e chiedendo di registrare il relativo cambio di titolarità.

Il trasferimento del marchio internazionale

Il sistema di Madrid consente il “cambio di proprietà” di una registrazione internazionale. Tutte le domande di registrazione di un cambio di proprietà si dovrebbero presentare utilizzando un apposito modulo, direttamente all’ufficio internazionale dal titolare registrato, all’ufficio nazionale del titolare registrato, o all’ufficio nazionale del nuovo titolare (cessionario). La domanda di registrazione di un trasferimento non può essere presentata direttamente all’ufficio internazionale dal nuovo titolare.

Conclusioni

Il trasferimento di un marchio è un’operazione delicata che richiede un’attenta considerazione degli aspetti legali, fiscali e strategici. La gestione accurata del processo di cessione, dalla valutazione del marchio alla conformità con le normative pertinenti, è essenziale per salvaguardare i diritti e gli interessi delle parti coinvolte. Invitiamo chiunque stia considerando il trasferimento di un marchio a ricercare una consulenza legale esperta per navigare attraverso le sfide e le opportunità di tale operazione. Non esitate a contattarci per discutere ulteriormente di questo argomento e per esplorare come possiamo assistervi, direttamente con l’autore dell’articolo, nel vostro percorso legale e strategico relativo ai marchi.

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