STRUMENTI DI TUTELA DEL MARCHIO

Quando una realtà imprenditoriale si trova ad operare su mercati esteri spesso ci si chiede quale possa essere la miglior strategia tesa ad offrire una efficace tutela al proprio marchio.

Una delle attività preliminari da mettere in conto, nell’ottica di un progetto di espansione in un mercato differente da quello nazionale, è senza dubbio quella di tutelare il proprio marchio tramite la registrazione dello stesso (sia essa a livello europeo piuttosto che internazionale).

Prima però di entrare nello specifico esaminando appunto le possibilità di tutela di un marchio, con particolare riferimento alla sua protezione all’interno di mercati esteri, occorre partire da alcune informazioni di base. 

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La definizione di marchio

Innanzitutto è necessario comprendere cosa si intende per marchio. Il marchio essenzialmente identifica un segno distintivo utilizzato in una determinata attività o settore e idoneo a distinguere i prodotti o servizi di un determinato soggetto da quelli di altri presenti sul mercato.

Nel nostro ordinamento la maggior parte della disciplina riguardante i marchi è contenuta nel Codice della Proprietà Industriale (“CPI”), introdotto con il D. Lgs. 30/2005, e in alcune norme del codice civile e penale (per esempio nelle comuni ipotesi di contraffazione), oltre che chiaramente regolato anche da alcune Convenzioni internazionali di cui l’Italia fa parte.

I benefici della registrazione del marchio

Il marchio, a differenza di quanto si possa pensare, è un asset (intangibile) oltremodo fondamentale: è il segno di riconoscimento di un’azienda, dei suoi prodotti o servizi, è la sua brand reputation.

Attraverso la registrazione del marchio viene conferito al titolare dello stesso un diritto esclusivo al suo utilizzo e consente di impedire l’uso dello stesso marchio o di un marchio simile da parte di altre imprese.

Ma non solo. I vantaggi che il titolare di un marchio può ottenere attraverso la sua registrazione sono molteplici: adeguate strategie pubblicitarie e di marketing possono infatti consentire a questo di aumentare le quote di mercato della propria impresa e conferire una tutela più efficace sia nei confronti di quello che rappresenta il valore commerciale del marchio stesso sia in termini di utilizzo del marchio da parte del proprietario.

Il titolare infatti, attraverso la registrazione del marchio, non solo acquisisce, come dicevamo sopra, il diritto sull’utilizzo di un determinato segno per prodotti o servizi specifici (peraltro in maniera esclusiva), ma impedisce a soggetti terzi di utilizzare segni identici o simili nelle medesime classi merceologiche nelle quali è stato registrato il proprio marchio e non solo.

La registrazione del marchio permette poi di proteggere il titolare dal rischio di confusione che altri segni simili concorrenti e presenti sul mercato potrebbero ingenerare nei consumatori e che potrebbe potenzialmente procurare un danno reputazione al titolare del marchio stesso e alla propria brand identity.

Attraverso la registrazione del marchio quindi lo stesso acquisisce un certo valore, talvolta anche commerciale e quindi economico.

Si pensi infatti che il “peso” economico spesso attribuito ad un marchio oscilla su valori di riferimento che si attestano tra il 20% e l’80% del valore complessivo dell’azienda stessa. Detto valore può certamente essere sfruttato dal titolare del marchio, per esempio attraverso la concessione di questo in licenza, attraverso il ricevimento di royalties, oppure attraverso la cessione o la vendita ad altri soggetti. 

E’ quindi chiaro come la mancata registrazione di un marchio lascia non solo il titolare dello stesso maggiormente esposto all’attività dei concorrenti e lo espone maggiormente al rischio di contraffazione del proprio prodotto/servizio ma, dall’altra parte, non pone nemmeno le basi per generare quel valore (economico) aggiunto che il titolare potrebbe in qualche modo sfruttare per la propria attività.

La registrazione del marchio è fondamentale poi qualora la propria attività non si riduca ai confini nazionali e si decida di sfruttarlo in mercati esteri, questo perché, essendo il marchio un elemento importante nell’attività di una impresa, la sua tutela deve essere esercitata in maniera adeguata: con la globalizzazione dei mercati e l’avvento di internet e dei social infatti le informazioni circolano molto rapidamente ed è sempre più facile appropriarsi dell’idea creativa altrui facendola propria.

A maggior ragione quindi le aziende che operano in mercati esteri devono prestare particolare attenzione alla protezione del marchio ed in casi simili diviene oltremodo fondamentale estendere la registrazione dello stesso nei diversi paesi stranieri in cui si opera, per conservarne e tutelarne la proprietà. In questi casi quindi la prima operazione più opportuna da fare è quella di andare a registrare il proprio marchio a livello europeo o internazionale.

Registrazione del marchio europeo

La disciplina afferente alla registrazione del marchio europeo, che trova il proprio fondamento nel Regolamento sul Marchio dell’Unione Europea (UE) n. 2017/1001, è sostanzialmente identica a quanto previsto dalla normativa italiana ma, a differenza di quest’ultima, comporta dei rischi maggiori: primo fra tutti, quello relativo alle ricerche di anteriorità, certamente più complesse rispetto a quelle attinenti il solo territorio italiano.

Il soggettoche quindi intendesse avere un titolo valido per tutto il territorio dell’Unione Europea può depositare una domanda di registrazione di marchio che si estenda a tutti gli Stati membri. In questo modo è possibile ottenere un diritto esclusivo che si estende a tutti l’UE e che comporta anche una estensione automatica ai nuovi Stati che dovessero fare il loro ingresso nell’Unione Europea.

Anche i titolari di una registrazione di marchio italiano, entro sei mesi dalla data di deposito della domanda nazionale, possono chiedere l’estensione territoriale all’Unione Europea.

Registrazione del “marchio internazionale”

Vi è poi la possibilità di procedere con l’estensione della registrazione anche a mercati esteri. Quello che viene comunemente chiamato “marchio internazionale” in realtà non è altro che un marchio nazionale di un determinato Stato che aderisce al Sistema di Madrid o un marchio dell’Unione Europea la cui registrazione viene estesa ad altri Stati tra quelli che aderiscono al Sistema di Madrid.

Attualmente infatti il marchio internazionale è regolamentato da due normative: l’Accordo di Madrid e il Protocollo di Madrid, piuttosto diverse tra loro.  La principale differenza tra le due sta nel fatto che mentre l’Accordo prevede che si possa ottenere un marchio internazionale sulla base di un marchio registrato nel paese di origine, il Protocollo prevede che si possa fare anche sulla base di una semplice domanda.

Un’altra differenza tra le due normative sta poi nel fatto che mentre l’Accordo di Madrid prevede che la procedura debba essere seguita in lingua francese il Protocollo di Madrid, o Accordo e Protocollo insieme, prevedono che la procedura possa essere trattata sia in francese che in inglese.

Ad oggi ci sono stati che aderiscono solo all’accordo e altri stati che aderiscono solo al protocollo, mentre altri ancora, come per esempio l’italia, aderiscono sia all’uno che all’altro.

Attualmente (dati aggiornati alla data del 28 Settembre 2021) fanno parte del Sistema di Madrid e aderiscono all’Accordo e/o al Protocollo oltre 100 paesi, tra questi: Afghanistan, Organizzazione Africana della Proprietà Intellettuale (OAPI), Albania, Algeria, Antigua and Barbuda, Armenia, Australia, Austria, Azerbaijan, Bahrain, Bielorussia, Belgio, Bhutan, Bosnia Erzegovina, Botswana, Brasile, Brunei, Bulgaria, Cambogia, Canada, Cipro, Cina, Colombia, Croazia, Cuba, Repubblica Ceca, Korea del Sud, Danimarca, Egitto.  Estonia, Unione Europea, Finlandia, Francia, Gambia, Georgia, Germania, Ghana, Grecia, Ungheria, Islanda, India, Indonesia Iran, Irlanda, Israele, Italia, Giappone, Kazakhstan, Kenya, Kyrgyzstan, Laos, Lettonia, Lesotho, Liberia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Madagascar, Malawi, Malesia, Messico, Monaco, Mongolia, Montenegro, Marocco, Mozambico, Namibia Olanda, Nuova Zelanda, Macedonia, Norvegia, Oman, Pakistan, Filippine, Polonia Portogallo, Korea del Nord,  Moldavia, Romania, Federazione Russa, Samoa, San Marino,  Sao Tome e Principe, Serbia, Sierra Leone, Singapore, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Sudan, Svizzera, Svezia, Repubblica Araba Siriana, Tajikistan, Thailandia, Trinidad and Tobago, Tunisia, Turchia, Turkmenistan, Ucraina, Emirati Arabi Uniti,  Regno Unito, Stati Uniti d’America, Uzbekistan, Vietnam Zambia, Zimbabwe.

In ogni caso la richiesta di estensione varia a seconda che si chieda l’estensione di un marchio nazionale o di un marchio dell’Unione Europea.

Nel caso in cui il richiedente non fosse interessato o non possa procedere con una registrazione di marchio dell’Unione Europea o con una estensione internazionale a uno degli Stati facenti parte del Sistema di Madrid (ad esempio perché il territorio sul quale si vuole ottenere protezione non sarebbe comunque coperto da queste registrazioni) è possibile richiedere direttamente una registrazione nazionale presso l’Ufficio marchi dello Stato interessato.

In questo caso tuttavia non è detto che la normativa applicabile consenta a soggetti residenti al di fuori dello Stato di depositare domanda di marchio, rendendo in questo caso necessario conferire il potere di rappresentanza a un soggetto sul territorio. 

I rischi collegati alla mancanza di tutela del marchio all’estero

A livello internazionale, i rischi che si possono correre possono essere molti, qualora non si abbia preventivamente tutelato il proprio marchio. Infatti, affacciarsi su un mercato estero sprovvisti della necessaria tutela legale significa poter incorrere nel rischio di contraffazione, con tutti i relativi danni commerciali e alla propria immagine imprenditoriale.

Una volta che infatti il proprio marchio viene registrato da un soggetto diverso dal proprietario effettivo del marchio, le probabilità di poterne rientrare in possesso sono piuttosto modeste, sia per le complicazioni di alcune normative locali, sia per gli ingenti costi legali da dover sostenere e anche cercare di trovare un accordo spesso diventa un’utopia.

La tutela del marchio dopo la registrazione: gli strumenti utili

E’ bene tener presente che anche se si decide di tutelare il proprio marchio attraverso la registrazione, sia essa nazionale piuttosto che a livello europeo o “internazionale”, questo rappresenta di fatto solo il primo step.

Se infatti si vuole garantire una efficace tutela al proprio marchio sono varie le azioni successive necessarie da mettere a punto. Il primo strumento che dovrebbe essere messo in campo a tutela del proprio marchio registrato è infatti l’attività di sorveglianza ex post: ovvero la continua e scrupolosa attività di controllo (attraverso i social, internet ecc) passando poi al monitoraggio costante e puntuale dei propri partner commerciali e/o distributori.

La tutela del proprio marchio passa infatti indubbiamente anche dai preliminari accordi contrattuali stilati e siglati con i propri partner commerciali e/o distributori esteri, nonché sul continuo ed ininterrotto monitoraggio della loro relativa attività commerciale.

Un altro strumento consigliabile, utile ad evitare sgradite sorprese e tutelare il proprio marchio, è quello relativo all’acquisizione della titolarità dei principali nomi a dominio ricollegabili o riconducibili alla propria attività. Al tempo stesso sarebbe necessario monitorare su appositi siti web lo status dei domini che non vengono acquistati dal titolare del marchio, per verificare cosa succede sul proprio segmento di mercato d’interesse.

Vi sono poi dei servizi di sorveglianza poco conosciuti e più spesso sottovalutati, mirati a rintracciare un marchio o un logo d’interesse sul Web.

Tali servizi monitorano centinaia di pagine internet, evidenziando esclusivamente i risultati più pertinenti sulla base di criteri o filtri personalizzati e selezionati caso per caso. La finalità è quella di bloccare in tempo utile o impedire l’uso illegittimo del proprio marchio e/o monitorare siti di annunci ed identificare le eventuali vendite fraudolente poste in essere a danno del proprio marchio.

Altro strumento spesso sottovalutato è il monitoraggio doganale dei propri marchi per prevenire e bloccare in tempo utile l’immissione nel Paese di proprio interesse di prodotti contraffatti.

In questi casi l’Autorità competente è chiamata a segnalare i prodotti sospetti con foto, riportando i dati relativi alle merci sospette, contraddistinte da marchi identici o comunque simili al proprio, provvedendo poi eventualmente alla confisca o al sequestro degli stessi, qualora venga effettivamente accertato che si tratta di merci contraffatte.

Conclusioni

Sicuramente la registrazione del marchio fornisce una certa tutela (quantomeno iniziale) al proprio marchio ma questa da sola rappresenta però il solo e primo step di un iter molto più articolato e complesso. La registrazione del marchio, non supportata da utili strumenti idonei alla salvaguardia ex post del marchio stesso, potrebbe infatti portare alla vanificazione di un investimento economico, talvolta anche consistente.

Solo l’affiancamento alla stessa di strumenti di sorveglianza studiati ad hoc e accurati può fornire la chiave più efficace a garantire una effettiva tutela al marchio registrato.

Laurea in diritto internazionale penale “I gender crimes nel diritto penale internazionale“ Iscritta all'Ordine degli Avvocati di Pistoia. Nel 2021 partecipa al Corso di Alta Formazione in Fashion Law presso l'Università Cattolica di Milano. Mi occupo di aspetti legali su proprietà intellettuale, marchi, brevetti, fashionlaw e diritto informatico.

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