Recentemente abbiamo affrontato il crescente fenomeno della contraffazione dei marchi online perpetrata attraverso tecniche sempre più diffuse come il cybersquatting e il typosquatting. Nel presente articolo parleremo di un’altra particolare tipologia di typosquatting sempre più conosciuta: il punycode.
Cos’è il Punycode?
L’elemento che contraddistingue il punycode dal typosquatting è l’utilizzo di caratteri che, a livello visivo, ricordano le lettere del marchio notorio: attraverso questo metodo, l’utente si trova di fronte ad un sito web che, almeno a prima vista, non presenta elementi di differenziazione veri e propri rispetto al sito “originale”.
La pericolosità risiede quindi nella assoluta possibilità di registrare un nome di dominio di per sé libero, ma che, d’impatto visivo, appare assolutamente confondibile rispetto al nome di un marchio registrato, anche nel caso in cui il titolare di quest’ultimo abbia già provveduto a registrare il dominio che gli spetta. A facilitare la diffusione di questo metodo è stata anche la rimozione del divieto di registrare nomi di dominio contenenti caratteri non appartenenti all’alfabeto inglese.
Prima del 2012 infatti non era possibile registrare nomi che contenessero lettere accentate, grafemi, ecc; ma questa decisione si è resa necessaria per evitare che titolari di marchi con nomi contenenti caratteri diversi fossero ingiustificatamente discriminati a causa dell’impossibilità di registrare un dominio perfettamente corrispondente al proprio marchio.
Il Caso Ikea
Recentemente anche la multinazionale svedese IKEA è stata vittima di punycode. Circa cinque anni fa infatti, sul web si potevano trovare due siti all’apparenza identici, “ıĸea.com” e “ikea.com”, ma di fatto differenti. Il carattere utilizzato in “ıĸea.com” non era un carattere alfabetico, ma si trattava dei simboli “ıĸ” che però, graficamente, rimandano alle lettere i e k. In questo modo, era stato possibile registrare questo tipo di dominio visivamente identico ma tecnicamente diverso da quello utilizzato da IKEA.
La questione fu prontamente portata all’attenzione dell’agenzia delle Nazioni Unite WIPO (World Intellectual Property Organization) da parte della multinazionale che in quell’occasione presentò reclamo alla WIPO per ottenere la riassegnazione del nome a dominio.
Tale autorità, che si occupa di promuovere la tutela della proprietà intellettuale a livello globale, si è pronunciata, nella decisione Case No. D2017-2211 emessa il 17 gennaio 2018, nella quale il Membro unico del Collegio ha evidenziato che le differenze tra ıĸea.com e ikea.com «sono quasi impercettibili, e l’utilizzo del Punycode per creare un nome a dominio indistinguibile rispetto ad un marchio registrato famoso evidentemente non impedisce di riscontrare identità o confondibilità tra i due». Nella decisione veniva poi aggiunto che il nome a dominio contestato era virtualmente identico rispetto al marchio della Ricorrente.
Circa l’elemento della malafede la decisione sottolineava poi come non sia possibile ipotizzare che il Resistente avesse registrato il nome a dominio senza rendersi conto che tale registrazione avrebbe potuto creare confusione con il marchio di una azienda nota come IKEA, pertanto, sulla base di tali valutazioni, il nome a dominio ıĸea.com è stato riassegnato alla Multinazionale.
La sentenza Ikea nel dettaglio
Di seguito si riporta in versione integrale la sentenza emessa dalla WIPO Arbitration and Mediation Center. Ricorrente: Inter Ikea Systems B.V. di Delft, Paesi Bassi, rappresentato da Petillion, Belgio. Resistente: è Domain Admin, Whois Privacy Corp. di Nassau, New Providence, Bahamas.
• Il nome a dominio e il Registrar. Il nome a dominio contestato è registrato presso la Internet Domain Service BS Corp (il “Registrar”).
• Storia della procedura. Il reclamo è stato depositato presso il Centro di Arbitrato e Mediazione dell’OMPI (il “Centro”) il 9 novembre 2017. Il 9 novembre 2017 il Centro ha trasmesso via e-mail al Registrar una richiesta di verifica del registrar in relazione al nome a dominio contestato. Il 10 novembre 2017, il Registrar ha trasmesso via e-mail al Centro la sua risposta di verifica confermando che il Resistente è elencato come registrante e fornendo i dettagli di contatto.
Il Centro ha verificato che il reclamo soddisfaceva i requisiti formali della Politica di Risoluzione delle Dispute dei Nomi a Dominio Uniformi (la “Politica” o “UDRP”), delle Regole per la Politica di Risoluzione delle Dispute dei Nomi a Dominio Uniformi (le “Regole”) e delle Regole Supplementari dell’OMPI per la Politica di Risoluzione delle Dispute dei Nomi a Dominio Uniformi (le “Regole Supplementari”).
Ai sensi del Regolamento, paragrafi 2 e 4, il Centro ha formalmente notificato al Resistente il reclamo e il procedimento è iniziato il 16 novembre 2017. Ai sensi del Regolamento, paragrafo 5, la data di scadenza per la Risposta era il 6 dicembre 2017. Il Resistente non ha presentato alcuna risposta. Di conseguenza, il Centro ha notificato l’inadempimento del Resistente il 7 dicembre 2017.
Il 5 gennaio 2018 il Centro ha nominato Nicolas Ulmer come unico panelist in questa materia. Il Panel ritiene di essersi costituito correttamente. Il Panel ha presentato la Dichiarazione di accettazione e la Dichiarazione di imparzialità e indipendenza, come richiesto dal Centro per garantire la conformità al Regolamento, paragrafo 7.
• Contesto fattuale. Il Ricorrente fa parte di un grande e noto gruppo internazionale di vendita al dettaglio attivo nel settore dell’arredamento per la casa; secondo il Reclamo, la rete di franchisee del Ricorrente rappresenta 340 negozi in 28 paesi, il che la rende la più grande rete di questo tipo al mondo.
Il Ricorrente è titolare di numerosi marchi in varie classi per IKEA, tra cui un marchio svedese (numero 130989, registrato il 17 aprile 1970), un marchio statunitense (numero 1661360, registrato il 22 ottobre 1991) e un marchio dell’Unione Europea (numero 000109652, registrato il 1° ottobre 1998).
Il Ricorrente fa uso di questi marchi in relazione alla sua attività, anche su una serie di siti web come “www.ikea.com”, “www.ikea.us” e “www.ikea.eu”, oltre che in importanti pubblicità e promozioni.
Il nome a dominio contestato è stato registrato il 29 ottobre 2017, e originariamente si risolveva in un sito web che riportava un sondaggio che il Ricorrente ritiene sia stato utilizzato per attività di phishing. Attualmente si risolve in un sito web inattivo.
• Contestazioni delle parti. Il Ricorrente afferma che tutti e tre gli elementi del paragrafo 4(a) della Policy sono qui prontamente soddisfatti. In particolare, il Ricorrente sostiene che: il Resistente ha fatto uso di Punycode per registrare il nome a dominio contestato con caratteri non ASCII per creare un nome a dominio che è virtualmente identico al marchio del Ricorrente; che il Resistente non ha alcun diritto o interesse legittimo al nome a dominio contestato; e che il Resistente può aver registrato il nome a dominio contestato solo in malafede e con la conoscenza del marchio e dell’attività del Ricorrente. Per quanto riguarda l’uso in malafede, il Ricorrente sostiene, e fornisce schermate che dimostrano, che il Resistente ha utilizzato in passato il nome a dominio contestato per collegarsi a un sito web coinvolto in uno schema di “phishing” e in altre attività dannose. Il Ricorrente chiede pertanto che il nome a dominio in contestazione gli venga trasferito. Il Resistente non ha risposto alle argomentazioni del Ricorrente.
• Discussione e conclusioni
1. Identico o confusamente simile
Il nome a dominio contestato viene naturalmente letto come contenente la totalità del noto e registrato marchio del Ricorrente. In realtà, come spiegato nel reclamo, vi sono piccole differenze dovute al fatto che il nome a dominio contestato è stato registrato utilizzando Punycode e non è quindi composto da caratteri inglesi ASCII. Pertanto, il nome a dominio contestato non presenta un punto sulla “i” di “ikea” e la “k” del nome a dominio contestato ha la forma di una piccola K maiuscola. Queste differenze sono quasi impercettibili e l’uso di Punycode per creare un nome a dominio indistinguibile da un marchio noto non impedisce evidentemente di trovare un’identità o una somiglianza confusoria tra i due. Si veda, ad esempio, Dogan Internet Yayincili¨gli Ve Yatirim Anonim Sirketi contro Moniker Privacy Services/H A Lempka-Alpha Domains, caso WIPO n. D2013-2244. È inoltre, è ormai assodato che il dominio generico di primo livello (gTLD) può o deve essere ignorato quando si confrontano le somiglianze tra un nome di dominio e un marchio.
Il nome a dominio contestato è virtualmente identico al marchio del Ricorrente, ed è certamente confondibile con esso; il primo elemento del paragrafo 4(a) della Policy è stato stabilito.
2. Diritti o interessi legittimi
Le decisioni e la giurisprudenza dell’UDRP stabiliscono che un ricorrente deve dimostrare, almeno prima facie, che il resistente non ha alcun diritto o interesse legittimo in relazione al nome a dominio contestato. Si veda Croatia Airlines d.d. v. Modern Empire Internet Ltd., caso WIPO n. D2003-0455. Una volta dimostrato tale caso prima facie, l’onere si sposta sul resistente che deve dimostrare di avere diritti o interessi legittimi sul nome a dominio contestato. Si veda anche Meizu Technology Co., Ltd. v. “osama bin laden”, WIPO Case No. DCO2014-0002; H & M Hennes & Mauritz AB v. Simon Maufe, Akinsaya Odunayo Emmanuel and Nelson Rivaldo, WIPO Case No. D2014-0225; WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Third Edition (“WIPO Overview 3.0”), Section 2.1.
Nel caso di specie, il Ricorrente afferma chiaramente di non aver mai autorizzato il Resistente ad utilizzare i propri marchi nel nome a dominio contestato o in altro modo, e di non essere a conoscenza o di ritenere che il Resistente abbia diritti o interessi legittimi sul nome a dominio contestato. Inoltre, non vi è alcuna prova o indizio nel fascicolo di questo caso che suggerisca che il Resistente sia comunemente conosciuto con il nome a dominio contestato o abbia diritti o interessi legittimi su di esso.
Il Ricorrente ha dimostrato prima facie che il Resistente è privo di diritti o interessi legittimi, il che non è stato confutato dal Resistente; il Ricorrente ha pertanto soddisfatto il proprio onere ai sensi del paragrafo 4(a)(ii) della Policy.
3. Registrato e utilizzato in malafede
Al momento della registrazione del nome a dominio contestato, il marchio e l’attività del Ricorrente erano entrambi molto noti da molti anni; non è plausibile che il Resistente sia incappato nel nome del nome a dominio contestato, tanto meno nel relativo Punycode, per caso o per serendipità. Questo dato di per sé suggerisce fortemente una registrazione in malafede, con il fine di utilizzare il nome a dominio contestato per ingannare gli utenti di Internet e far loro credere che il sito web collegato al nome a dominio contestato fosse collegato al Ricorrente e al suo marchio.
Ciò è confermato dalle prove presentate sull’uso del nome a dominio contestato. Il Ricorrente sostiene e presenta prove del fatto che il sito web a cui il nome di dominio contestato si è originariamente collegato informava gli utenti che avrebbero potuto vincere un buono gratuito del Gruppo del Ricorrente se avessero completato un sondaggio sul sito web. Il Ricorrente ritiene che queste informazioni sul sondaggio siano state utilizzate per il “phishing” e ha rilasciato una dichiarazione in cui avverte gli utenti di Internet di non collegarsi a questo link presente sul sito web. Il nome di dominio contestato si è poi risolto in un sito web inattivo. L’utilizzo da parte del Resistente di un servizio di privacy per mascherare la propria identità è un potenziale ulteriore indizio di uso in malafede.
In sintesi, non sembra esserci alcuna spiegazione in buona fede per la registrazione e l’uso del nome a dominio contestato da parte del Resistente.
Ne consegue che il Ricorrente ha dimostrato la registrazione e l’uso in malafede ai sensi del paragrafo 4(a)(iii) della Policy.
4. Decisione
Per le ragioni sopra esposte, ai sensi dei paragrafi 4(i) della Policy e 15 del Regolamento, il Collegio ordina che il nome a dominio contestato sia trasferito al Ricorrente.
