IL PROCEDIMENTO DI OPPOSIZIONE E L’IMPORTANZA DELLE RICERCHE DI ANTERIORITÀ NELLA REGISTRAZIONE DEL MARCHIO

Spesso si parla di ricerca di anteriorità del marchio senza però capirne fino in fondo l’importanza. Molto più frequentemente infatti questa parte di esame preliminare viene totalmente tralasciata e sottovalutata dal proprietario di un marchio che ritiene sia una fase trascurabile nel processo di registrazione.

Tuttavia, sebbene procedere ad una ricerca di anteriorità prima della registrazione di un marchio per contraddistinguere la propria impresa o i propri prodotti/servizi non sia una prassi obbligatoria, questa è un’operazione che in realtà può senz’altro considerarsi consigliata (se non, alle volte, perfino fondamentale) sotto diversi profili.

Depositare un marchio uguale/simile ad un altro marchio già depositato/registrato senza aver preventivamente proceduto ad effettuare una ricerca di anteriorità potrebbe infatti non solo esporre il titolare dello stesso al rischio di subire un’opposizione alla registrazione ma potrebbe anche vanificare le risorse economiche già stanziate per lo stesso (per esempio quelle relative ai costi di pubblicità e promozione già sostenuti) laddove si verificasse che l’impresa scoprisse solo in un secondo momento che il marchio sino ad allora utilizzato non può essere registrato o deve essere modificato a fronte di un diritto preesistente. 

Molto più spesso di quanto si creda accade infatti che un’impresa scelga di investire tempo e risorse economiche nel creare e “spendere” un marchio per poi dovervi rinunciare perché un marchio identico o simile è già stato depositato.

Alla luce di tutto quanto sopra detto si comprende quindi come in realtà una buona ricerca di anteriorità costituisca senz’altro una delle fasi più importanti e fondamentali nel processo di registrazione di un marchio e questo proprio perché, attraverso una ricerca di anteriorità, si riduce sensibilmente, anche se non lo si elimina mai completamente, il rischio di ricevere una opposizione da parte del titolare di un marchio simile o identico al proprio ma depositato anteriormente. 

Nel presente articolo affronteremo meglio le tematiche relative al procedimento di opposizione arrivando ad analizzare l’importanza e l’opportunità di affrontare un’accurata ricerca di anteriorità.

L’opposizione nella registrazione di un marchio

Tra il deposito e la registrazione di un marchio intercorre un lasso di tempo piuttosto lungo. Questo periodo ha di fatto due funzioni principali: permettere all’Ufficio preposto di effettuare i controlli sul marchio (in questo caso può aprirsi un’azione ufficiale con l’Ufficio Marchi e Brevetti) e permettere ai titolari dei marchi depositati anteriormente di “bloccare” la registrazione di un nuovo marchio attraverso un procedimento di opposizione.

L’opposizione è un procedimento con il quale un soggetto (cosiddetto “opponente”) chiede il rigetto della domanda di registrazione di un marchio. La domanda di rigetto può essere totale o parziale (in questo ultimo caso si chiede il rigetto della domanda di marchio soltanto per alcuni dei prodotti rivendicati).

Attraverso il procedimento di opposizione un soggetto, che possiede diritti preesistenti su un marchio registrato, si oppone alla registrazione di un altro. 

Requisiti della domanda di opposizione: il procedimento da seguire in Italia

La possibilità di avanzare richiesta di opposizione per un marchio è prevista in molti paesi e spesso le normative in materia sono molto simili tra le varie nazioni, presentando solo alcune differenze limitatamente ai termini per la presentazione delle domande e/o ai legittimati alla presentazione della domanda di opposizione. 

Con specifico riguardo al procedimento di opposizione ammesso in Italia occorre dire che lo stesso inizia quando un soggetto, già titolare di un marchio registrato, deposita un atto di opposizione presso l’Ufficio Italiano preposto poiché ritiene che il suo marchio possa essere messo in pericolo da un altro e nuovo marchio depositato ma non ancora registrato. 

L’atto di opposizione deve essere presentato entro tre mesi dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale dei Marchi della domanda di marchio potenzialmente lesivo e deve contenere tanto l’indicazione del marchio già registrato e in pericolo quanto l’indicazione del marchio ritenuto lesivo.

Per poter presentare una opposizione è poi necessario dimostrare che sussista effettivamente un pericolo di confusione tra i marchi in conflitto. 

Soggetti legittimati alla presentazione della domanda di opposizione

Ai sensi dell’art. 177 del Codice della Proprietà Industriale (Legittimazione all’opposizione) sono legittimati all’opposizione: 

“…a) il titolare di un marchio gia’ registrato nello Stato o con efficacia nello Stato da data anteriore; b) il soggetto che ha depositato nello Stato domanda di registrazione di un marchio in data anteriore o avente effetto nello Stato da data anteriore in forza di un diritto di priorita’ o di una valida rivendicazione di preesistenza; c) il licenziatario dell’uso esclusivo del marchio; d) le persone, gli enti e le associazioni di cui all’articolo 8.”

L’attuale normativa quindi, nell’elencare i soggetti legittimati a presentare opposizione contro una registrazione di un marchio elenca, nelle prime tre lettere (da a) a c)) le diverse situazioni legittimanti che si collegano ai diritti di marchi registrati anteriori e successivamente, con riferimento alla lettera d) “le persone, gli enti e le associazioni di cui all’articolo 8…” estende la legittimazione a soggetti non titolari di segni distintivi d’impresa.

Le fasi del procedimento di opposizione

Il procedimento di opposizione si articola in cinque fasi, che sono rispettivamente: il deposito dell’Atto di Opposizione (dal quale ha inizio tutto il procedimento e coincide con il ricevimento dell’atto di opposizione), l’Esame dell’Ammissibilità (attraverso il quale l’Ufficio preposto verifica che l’atto di opposizione sia conforme ai requisiti previsti dalla legge), il cosiddetto Periodo di riflessione (nel quale viene dato alle parti un periodo di due mesi per raggiugere un accordo e può essere esteso su richiesta delle parti – in caso di accordo il procedimento si conclude-), la fase contraddittoria ( che si ha nel caso in cui le parti non trovino un accordo tra loro – in questa fase devono essere inviate all’ufficio deduzioni e memorie difensive), l’Eventuale Richiesta delle prove d’uso (l’opponente deve fornire i documenti idonei a provare che il marchio è stato oggetto di uso effettivo) , infine la Conclusione del procedimento.

Al fine di evitare di dover incorrere in situazioni di questo tipo, peraltro molto onerose per il soggetto che si trova a dover subire un procedimento di opposizione, è quindi oltremodo necessario verificare con attenzione e preliminarmente se il marchio che si vuole depositare esiste già o comunque è molto simile ad uno già depositato. Maggiore è l’attenzione con cui si rilevano possibili uguaglianze o similitudini, più improbabile sarà il rischio di contestazione del marchio.

La ricerca di anteriorità

La scelta di un marchio per contraddistinguere la propria attività e/o i prodotti/servizi offerti è una valutazione che dovrebbe meritare particolare attenzione per le imprese odierne: da una parte per l’esigenza di individuare un marchio originale e di impatto per il consumatore, dall’altra per il rischio di richiamo di altri marchi presenti sul mercato e precedentemente registrati.

Come già abbiamo avuto modo di vedere un marchio è registrabile quando possiede due requisiti in contemporanea: l’elemento di novità rispetto a diritti anteriori altrui e la capacità distintiva, ovvero la capacità di un marchio di indicare l’origine imprenditoriale del prodotto/servizio e, dunque, di “distinguerlo” dagli altri prodotti e/o servizi già presenti sul mercato.

Con particolare riferimento al primo dei due requisiti, ovvero la novità, occorre dire che la sussistenza o meno di questo elemento dipende dall’esistenza di un segno (sia esso un marchio, un domain names, uno slogan pubblicitario ecc..) uguale/simile al proprio sul mercato di riferimento e questo elemento viene normalmente accertato mediante una ricerca di anteriorità per identità (ovvero volta a rintracciare segni anteriori identici rispetto a quello di interesse) o per similitudine (riferita invece a segni anteriori simili).

Nonostante ciò va anche detto che chiaramente di questo elemento non se ne può parlare in termini assoluti e ciò perchè il novero delle forme, colori, combinazioni e quant’altro nonché di tutte le possibili combinazioni sebbene possano essere numerosissime, non sono comunque infinite. Pertanto, un leggero margine di tolleranza sull’avvicinamento di un segno ad un altro dovrà essere considerato ammissibile.

Tale tolleranza è in particolar modo ammessa laddove il marchio sia composto da termini, figure, colori, forme evocative del prodotto destinato a contraddistinguere.

I tipi di verifica di anteriorità: la visura di identità, la ricerca per similitudine e la ricerca di fatto

La visura di identità serve a stabilire se esistono marchi identici a quello che si vuole registrare. E’ un’indagine che di fatto serve a verificare se esista un marchio identico che sia stato già depositato o registrato ed è una ricerca che consente di addivenire ad una prima scrematura iniziale (parziale) ma, pur risultando meno costosa e laboriosa, questo tipo di ricerca non garantisce affatto di non incorrere in future contestazioni.

Esiste poi la ricerca per similitudine del marchio e questo tipo di indagine si differenzia dalla ricerca di identità perché indaga su tutti i marchi registrati che possono risultare simili anche dal punto di vista fonetico e visivo.

La ricerca di similitudine è molto più approfondita rispetto alla prima e fa emergere anche marchi che contengono anche solo una parte del marchio già registrato. 

Questo strumento permette quindi di valutare in maniera più puntuale il contesto generale nel quale va ad inserirsi l’eventuale registrazione di un nuovo marchio, così lasciando la possibilità al proprietario dello stesso di poter eventualmente modificare il proprio marchio se dall’indagine condotta è emerso un rischio troppo alto di confusione.

Una ricerca di anteriorità non si dovrebbe però limitare ad evidenziare la presenza di marchi “registrati” in quanto a determinate condizioni posso rappresentare un ostacolo alla registrazione di un marchio anche segni che siano stati utilizzati sul mercato ma non siano coperti da registrazione: è il cado di segni che abbia no raggiunto un certo grado di riconoscibilità presso un pubblico piuttosto esteso territorialmente e quindi una cosiddetta “notorietà non puramente locale”.

Ecco allora che i tipi di ricerche come quelle summenzionate che di fatto svolgono una indagine all’interno dei registri nazionali, dovrebbero in realtà essere affiancate da un’indagine in fatto sull’utilizzo di segni simili all’interno del mercato di riferimento. 

Tale ricerca fattuale non è tuttavia utile solo in senso “estensivo”, ma può essere anche un valido elemento per escludere che una o più anteriorità rappresentino un ostacolo alla registrazione. 

Facendo infatti riferimento alla disciplina dei marchi d’impresa il requisito formale per la validità di un marchio è infatti tanto la registrazione presso l’Ufficio nazionale quanto, per la validità sostanziale, all’effettivo uso dello stesso.

Detto questo non si deve però pensare ad una ricerca di anteriorità come una verifica meramente tecnica che porterà come unico risultato un “lascia passare” o un diniego a procedere, i suoi risultati potrebbero in realtà essere diversi. Per questo, è importante considerare attentamente le risultanze che emergeranno all’esito della stessa. 

L’estensione della ricerca: quella territoriale e quella merceologica

L’estensione territoriale

Notoriamente i diritti di proprietà industriale sono diritti nazionali, con effetti limitati ai confini nazionali dello Stato in cui sono registrati pertanto una ricerca di anteriorità dovrà considerare i segni registrati/utilizzati in quei territori nei quali si ha l’intenzione di andare a registrare il proprio marchio.

Vi è però un’eccezione rappresentata dall’eventuale presenza di marchi notoriamente conosciuti e disciplinata ai sensi dell’art- 6bisdella CUP (ovvero della Convenzione di Unione di Parigi) che stabilisce che “1. I Paesi dell’Unione si impegnano a rifiutare o invalidare, sia d’ufficio – se la legislazione del Paese lo consente -sia a richiesta dell’interessato, la registrazione e a vietare l’uso di un marchio di fabbrica o di commercio che sia la riproduzione, l’imitazione o la traduzione, atte a produrre confusione, di un marchio che l’autorità competente del Paese della registrazione o dell’uso stimerà essere ivi già notoriamente conosciuto come marchio di una persona ammessa al beneficio della presente Convenzione e usato per prodotti identici o simili. Lo stesso di casi quando la parte essenziale del marchio costituisce la riproduzione di un marchio notoriamente conosciuto o una imitazione atta a creare confusione con esso.

2. Un termine minimo di cinque anni decorrenti dalla data della registrazione dovrà essere concesso per richiedere la cancellazione di un tale marchio. I Paesi dell’Unione hanno la facoltà di prevedere un termine entro il quale il divieto dell’uso dovrà essere richiesto.

3. Non sarà fissato alcun termine per richiedere la cancellazione o il divieto d’uso dei marchi registrati o utilizzati in mala fede”.

In ogni caso sarebbe tuttavia consigliabile, in considerazione della mobilità dei lavoratori e delle merci e del rapido espandersi del marcato, procedere già ad un’analisi di disponibilità in quei territori in cui si ha intenzione di espandere l’attività nel breve/medio termine, ciò soprattutto se poi si voglia sfruttare il periodo semestrale di priorità.

L’estensione merceologica

Ulteriore aspetto da evidenziare è poi quello relativo al rapporto tra i diritti di proprietà industriale e la loro connessione con i prodotti/servizi per i quali si voglia procedere nel deposito/registrazione. La presenza di un segno anteriore confondibile registrato nella classe merceologica relativa alle bevande non rappresenterà per esempio un ostacolo alla registrazione di un segno posteriore per l’abbigliamento.

In questo senso quindi la ricerca di anteriorità potrà essere limitata alle classi di prodotti/servizi di interesse ma sarebbe comunque consigliabile considerare non solo le classi di immediato utilizzo, ma ampliare anche a quelle nelle quali si vorrà operare in seguito.