Di recente ha fatto molto parlare la vicenda, conclusasi nel Novembre 2021, nella quale è stato rigettato il ricorso della società calcistica italiana “AC Milan” contro la decisione dell’Ufficio dell’Unione Europea per la proprietà intellettuale di non concedere alla stessa la registrazione internazionale del loro marchio “AC Milan”.
L’intera vicenda era iniziata in realtà nel 2017 quando la società aveva presentato una richiesta di registrazione internazionale del marchio – per poterlo utilizzare per i prodotti della nota squadra calcistica – e la società tedesca InterEs Handels(che svolge invece attività di vendita di prodotti da cancelleria e cartoleria) aveva presentato opposizione alla registrazione del marchio della prima, sostenendo di aver registrato anteriormente, circa trent’anni prima, lo stesso marchio “Milan”. La società InterEs Handels, con la propria opposizione, sosteneva che la vendita del merchandising della squadra avrebbe potuto creare confusione nei consumatori specie sul territorio tedesco vista la notorietà che la stessa aveva acquisito nel tempo con i propri prodotti sul territorio tedesco.
La decisione dell’Ufficio dell’Unione Europea per la proprietà intellettuale ha quindi confermato che il rischio di confusione era effettivamente esistente ed ha quindi negato la richiesta di registrazione del marchio Europeo.
La vicenda in esame apre quindi un importante spunto di riflessione sull’opportunità di registrazione del marchio e dimostra quanto la tutela della proprietà industriale rappresenti senz’altro uno strumento giuridico di importanza fondamentale per le aziende produttrici di beni e servizi e non solo.
In questo articolo approfondiremo i profili giuridici sottesi al caso di specie, partendo da un’analisi preliminare del marchio europeo per poi giungere ad analizzare le problematiche emerse ed affrontate nel caso in esame, ovvero: cos’è e come si individua l’elemento dominante del marchio e se la denominazione del marchio “AC Milan”, di cui è stata richiesta la registrazione da parte della società calcistica, può rappresentare l’elemento dominante del marchio stesso e se la notorietà del marchio della società sportiva potrebbe evitare il rischio di confusione da parte del consumatore.
IL MARCHIO NELL’UNIONE EUROPEA
Abbiamo già avuto modo di vedere in cosa consiste il marchio europeo e come si procede alla sua registrazione, ciò che occorre qui puntualizzare è unicamente come questo in realtà rappresenti uno strumento di tutela della proprietà industriale che ha validità su tutto il territorio dell’Unione Europea in modo simultaneo. Una volta che il marchio europeo viene registrato la sua tutela legale è estesa automaticamente a tutti gli Stati membri; in ogni caso si ha la possibilità di chiedere il riconoscimento del marchio a livello nazionale ma non è mai possibile procedere con un riconoscimento parziale all’interno dell’Unione Europea (ovvero escludendo un determinato paese).
Per ottenere il Marchio Europeo i soggetti interessati devono presentare apposita richiesta all’ Ufficio dell’Unione Europea per la proprietà intellettuale ( EUIPO ), dimostrando di possedere tutti i requisiti richiesti dall’art. 7 del Regolamento UE 2015/2424 ( che disciplina gli “Impedimenti assoluti alla registrazione ), ovvero:
- la novità del marchio;
- la capacità distintiva;
- la liceità.
L’articolo sopra richiamato stabilisce infatti che
“1. Sono esclusi dalla registrazione:
a) i segni non conformi all’articolo 4;
b) i marchi privi di carattere distintivo;
c) i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio;
d) i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che siano divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o nelle consuetudini leali e costanti del commercio;
e) i segni costituiti esclusivamente:
- dalla forma, o altra caratteristica, imposta dalla natura stessa del prodotto;
- dalla forma, o altra caratteristica, del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico;
- dalla forma o altra caratteristica che dà un valore sostanziale al prodotto;
f) i marchi contrari all’ordine pubblico o al buon costume;
g) i marchi che possono indurre in errore il pubblico, per esempio circa la natura, la qualità o la provenienza geografica del prodotto o del servizio;
h) i marchi che, in mancanza di autorizzazione delle autorità competenti, devono essere esclusi dalla registrazione ai sensi dell’articolo 6 ter della convenzione di Parigi per la tutela della proprietà industriale, denominata di seguito «convenzione di Parigi»;
i) i marchi che comprendono distintivi, emblemi o stemmi diversi da quelli previsti dall’articolo 6 ter della convenzione di Parigi e che presentano un interesse pubblico particolare, a meno che le autorità competenti ne abbiano autorizzato la registrazione;
j) i marchi che sono esclusi dalla registrazione, conformemente alla legislazione dell’Unione o al diritto nazionale relativi alla protezione delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche o ad accordi internazionali in materia di cui l’Unione o lo Stato membro interessato è parte;
k) i marchi che sono esclusi dalla registrazione conformemente alla normativa dell’Unione relativa alla protezione delle menzioni tradizionali per i vini o ad accordi internazionali in materia di cui l’Unione è parte;
l) i marchi che sono esclusi dalla registrazione conformemente alla normativa dell’Unione relativa alla protezione delle specialità tradizionali garantite o ad accordi internazionali in materia di cui l’Unione è parte;
m) i marchi che contengono o riproducono nei loro elementi essenziali una varietà vegetale precedente registrata conformemente alla legislazione dell’Unione o al diritto nazionale o ad accordi internazionali di cui l’Unione o lo Stato membro interessato sono parte, in materia di tutela dei diritti relativi alle varietà vegetali e che, in relazione a questi ultimi, sono della stessa specie o di specie apparentate;
2. Il paragrafo 1 si applica anche se le cause d’impedimento esistono soltanto per una parte della Comunità.
3. Il paragrafo 1, lettere b), c) e d), non si applica se il marchio ha acquistato, per tutti i prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione, un carattere distintivo in seguito all’uso che ne è stato fatto.“
L’ELEMENTO DOMINANTE DEL MARCHIO
Possiamo definire l’elemento dominante del marchio come l’impressione d’ insieme dello stesso così come risulta nella memoria dei destinatari. Il consumatore medio, infatti, raramente ha la possibilità di procedere ad un confronto diretto dei vari marchi presenti sul mercato in determinate classi di prodotti o servizi e pertanto dovrà fare affidamento sull’immagine che questo ricorda.
Si deve considerare poi il fatto che il consumatore medio percepisca il marchio come un tutt’ uno senza effettuare un esame dei singoli elementi che lo costituiscono e che, pertanto, il ricordo che ne conserva è approssimativo e definito soprattutto dagli elementi caratteristici del segno, che non vengono interpretati come indizi descrittivi dell’articolo stesso e delle sue qualità. La semplice similitudine o affinità di prodotti o servizi non comporta necessariamente la sussistenza di un rischio di confusione; per escludere il rischio di confusione tra i marchi infatti i segni dovranno differenziarsi in misura proporzionale alla somiglianza dei prodotti o servizi.
Infine va tenuto conto del carattere distintivo del marchio anteriore: ai marchi cosidetti forti, viene concesso un ambito di protezione più ampio rispetto a quello riconosciuto ai marchi dotati di comune o scarso carattere distintivo.
Per dimostrare l’esistenza di un rischio di confusione occorre che il consumatore sia indotto in confusione sull’origine dei prodotti.
Nel caso di specie il marchio AC Milan è stato riconosciuto senza dubbio come elemento dominante del marchio stesso ma si è comunque reso necessario procedere al confronto tra i due segni distintivi quello della squadra sportiva e dell’azienda tedesca: nel caso in esame tale confronto è avvenuto comparando gli elementi testuali delle due realtà e in questo caso sono state riscontrate somiglianze a livello formale e sostanziale.
LA NOTORIETA’ DEL MARCHIO
L’altro aspetto che è stato preso in considerazione nel caso di specie – e che la medesima squadra calcistica aveva chiesto di esaminare attentamente – è quello relativo alla notorietà del marchio italiano, appartenente alla squadra di calcio di serie A, molto famosa in Europa.
In base a quanto previsto dal Codice della proprietà industriale (CPI), disciplinato dal D. lgs 30/2005 in attuazione della direttiva CE 89/104, sappiamo che i marchi che godono di notorietà godono di una tutela rafforzata.
L’art. 20 lett. c) del Codice della proprietà industriale prevede infatti che: “Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell’attività economica … (lett. c)… un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, se il marchio registrato goda nello stato di rinomanza e se l’uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi”.
I marchi notori hanno quindi una tutela che può definirsi “ultra-merceologica”, che prescinde cioè dal mero rischio di confusione genericamente inteso per i c.d. marchi ordinari, ed è invocabile dal titolare nel caso in cui sussistano determinati presupposti.
A questo proposito quindi il titolare del marchio, al fine di ottenere una tutela di detta specie (di tipo “rafforzato”) ha l’onere di provare che esso goda di rinomanza, sia a livello territoriale sia con riferimento al pubblico interessato.
In ogni caso si ritiene di poter concludere sul punto che chiaramente maggiore è la notorietà del marchio, maggiore sarà l’estensione della sua tutela.
Nel caso della squadra di calcio è stato chiarito che la notorietà del marchio della stessa è un elemento che può essere utilizzato a favore o sfavore del marchio registrato anteriormente; poiché però anche il marchio della linea di prodotti della InterEs è da considerarsi notorio in Germania non è stato possibile utilizzare il criterio della notorietà a favore della società italiana.
