Il caso del marchio “Milan”: quanto contano l’elemento dominante del marchio e la notorietà dello stesso

Di recente ha fatto molto parlare la vicenda, conclusasi nel Novembre 2021, nella quale è stato rigettato il ricorso della società calcistica italiana “AC Milan” contro la decisione dell’Ufficio dell’Unione Europea per la proprietà intellettuale di non concedere alla stessa la registrazione internazionale del loro marchio “AC Milan”.
L’intera vicenda era iniziata in realtà nel 2017 quando la società aveva presentato una richiesta di registrazione internazionale del marchio - per poterlo utilizzare per i prodotti della nota squadra calcistica - e la società tedesca InterEs Handels(che svolge invece attività di vendita di prodotti da cancelleria e cartoleria) aveva presentato opposizione alla registrazione del marchio della prima, sostenendo di aver registrato anteriormente, circa trent’anni prima, lo stesso marchio “Milan”. La società InterEs Handels, con la propria opposizione, sosteneva che la vendita del merchandising della squadra avrebbe potuto creare confusione nei consumatori specie sul territorio tedesco vista la notorietà che la stessa aveva acquisito nel tempo con i propri prodotti sul territorio tedesco.
La decisione dell’Ufficio dell’Unione Europea per la proprietà intellettuale ha quindi confermato che il rischio di confusione era effettivamente esistente ed ha quindi negato la richiesta di registrazione del marchio Europeo.
La vicenda in esame apre quindi un importante spunto di riflessione sull’opportunità di registrazione del marchio e dimostra quanto la tutela della proprietà industriale rappresenti senz’altro uno strumento giuridico di importanza fondamentale per le aziende produttrici di beni e servizi e non solo. 
In questo articolo approfondiremo i profili giuridici sottesi al caso di specie, partendo da un’analisi preliminare del marchio europeo per poi giungere ad analizzare le problematiche emerse ed affrontate nel caso in esame, ovvero: cos’è e come si individua l’elemento dominante del marchio e se la denominazione del marchio “AC Milan”, di cui è stata richiesta la registrazione da parte della società calcistica, può rappresentare l’elemento dominante del marchio stesso e se la notorietà del marchio della società sportiva potrebbe evitare il rischio di confusione da parte del consumatore.
IL MARCHIO NELL’UNIONE EUROPEA
Abbiamo già avuto modo di vedere in cosa consiste il marchio europeo e come si procede alla sua registrazione, ciò che occorre qui puntualizzare è unicamente come questo in realtà rappresenti uno strumento di tutela della proprietà industriale che ha validità su tutto il territorio dell’Unione Europea in modo simultaneo. Una volta che il marchio europeo viene registrato la sua tutela legale è estesa automaticamente a tutti gli Stati membri; in ogni caso si ha la possibilità di chiedere il riconoscimento del marchio a livello nazionale ma non è mai possibile procedere con un riconoscimento parziale all’interno dell’Unione Europea (ovvero escludendo un determinato paese). 
Per ottenere il Marchio Europeo i s...