Nome a dominio: la loro tutela e rapporto con il marchio

Molto spesso si pensa che possa essere registrato come marchio il nome a dominio del nostro sito web, al fine di conferirgli una maggiore tutela; questo concetto è però vero solo in parte. Se infatti è possibile garantire una forma di tutela al cosiddetto “second level” del nome a dominio occorre però fare particolare attenzione ad alcuni aspetti.

Nel presente articolo analizzeremo in particolare cosa si intende per nome a dominio, cercando di dargli una definizione il più semplice possibile, analizzeremo gli aspetti informatici che lo riguardano, la sua disciplina e l’impatto che ha avuto il Codice della Proprietà Industriale sugli stessi.

La definizione di nome a dominio

Si definisce “nome a dominio” una sequenza alfanumerica che facilita l’individuazione di un determinato sito internet. Più semplicemente il nome a dominio non è altro che il nome che consente al suo utilizzatore di essere individuato in modo unico rispetto ad un altro soggetto; secondo la giurisprudenza in particolare per domain name deve intendersi “il segno che consente l’identificazione e l’accesso ad un determinato computer dalla rete Internet e quindi il collegamento con un certo utente da parte della generalità di tutti gli altri computer ed utenti connessi in rete” (Tribunale Mantova del 05/06/2004).

Gli aspetti informatici e la tipologia di “domain name”

Come già sopra brevemente accennato i nomi a dominio operano nel sistema della Rete di Internet, lo spazio nel quale si ha la trasmissione di segnali continui al fine di connettere i diversi punti presenti in Rete. L’indirizzo che costituisce il nome a dominio è composto innanzitutto da un nome a dominio di primo livello seguito poi da un nome a dominio di secondo livello e così via, a seconda della specificazione che si vuole ottenere.

In questo contesto sono proprio i domini di secondo livello a costituire la parte identificativa e maggiormente distintiva del nome di dominio.

In origine le tipologie di “domain name” erano “.com”; “.gov”; “.int”; “.mil”; “.net”; “.org”; “.edu”, ma con il passare degli anni dette tipologie sono aumentate fino ad arrivare ad oggi dove è l’ente denominato ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) a gestire gli indirizzi IP e ad assegnare i nomi a dominio, oltre ad avere il compito di vigilare sulle regole di concorrenza dei nomi a dominio.

La disciplina giuridica precedente al Codice della Proprietà Industriale

Dal punto di vista giuridico il problema centrale relativo ai nomi a dominio deriva dal fatto che fin dalla loro origine questi non sono stati regolati da nessuna disciplina in particolare e ciò a causa del fatto che il legislatore non ha mai formulato una normativa ad hoc.
Prima dell’introduzione del CPI infatti gli unici strumenti a disposizione erano ridotti essenzialmente alle procedure di naming e alla disciplina dei segni distintivi offerta però dalla legge sui marchi.

L’entrata in vigore del CPI e l’impatto di questo sui nomi a dominio

Dagli anni 90 del secolo scorso si sono iniziati quindi ad aprire nuovi scenari (digitali) dove i tradizionali segni distintivi (il marchio, l’insegna ecc) trovavano una puntuale regolamentazione mentre la medesima cosa non succedeva per i nomi a dominio.

Solo con l’entrata in vigore del Codice della Proprietà Industriale, introdotto con il D. Lgs. n.30/2005 il legislatore ha introdotto una normativa che ha sostanzialmente equiparato i nomi a dominio alla categoria dei segni distintivi.

In particolare all’art. 12 CPI è stato stabilito che “Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa i segni che alla data del deposito della domanda:

• a) siano identici o simili ad un segno già noto come marchio o segno distintivo di prodotti o servizi fabbricati, messi in commercio o prestati da altri per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell’identità o somiglianza tra i segni e dell’identità o affinità fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. Si considera altresì noto il marchio che ai sensi dell’articolo 6 bis della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, testo di Stoccolma 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424, sia notoriamente conosciuto presso il pubblico interessato, anche in forza della notorietà acquisita nello Stato attraverso la promozione del marchio. L’uso precedente del segno, quando non importi notorietà di esso, o importi notorietà puramente locale, non toglie la novità, ma il terzo preutente ha diritto di continuare nell’uso del marchio, anche ai fini della pubblicità, nei limiti della diffusione locale, nonostante la registrazione del marchio stesso. L’uso precedente del segno da parte del richiedente o del suo dante causa non è di ostacolo alla registrazione;
• b) siano identici o simili a un segno già noto come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio usato nell’attività economica, o altro segno distintivo adottato da altri, se a causa della identità o somiglianza fra i segni e dell’identità o affinità fra l’attività d’impresa da questi esercitata ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è registrato possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. L’uso precedente del segno, quando non importi notorietà di esso, o importi notorietà puramente locale, non toglie la novità. L’uso precedente del segno da parte del richiedente o del suo dante causa non è di ostacolo alla registrazione;
• c) siano identici ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi identici;
• d) siano identici o simili ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato, in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell’identità o somiglianza fra i segni e dell’identità o affinità fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni;
• e) siano identici o simili ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato, in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi identici, affini o non affini, quando il marchio anteriore goda nell’unione Europea, o nello Stato, di rinomanza e quando l’uso di quello successivo senza giusto motivo trarrebbe indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del segno anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi;
• f) siano identici o simili ad un marchio già notoriamente conosciuto ai sensi dell’articolo 6 bis della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, per prodotti o servizi identici, affini o non affini, quando ricorrono le condizioni di cui alla lettera e).
• Nei casi di cui alle lettere c), d) ed e), non toglie la novità il marchio anteriore che sia scaduto da oltre due anni ovvero tre se si tratta di un marchio collettivo o di certificazione o possa considerarsi decaduto per non uso ai sensi dell’articolo 24 al momento della proposizione della domanda o dell’eccezione di nullità.
• Ai fini previsti al comma 1, lettere c), d) ed e), le domande anteriori sono assimilate ai marchi anteriori registrati, sotto riserva della conseguente registrazione.”

All’articolo 22 del Codice della Proprietà Industriale è stato invece previsto che “…è vietato adottare come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio di un sito (…) un segno uguale o simile all’altrui marchio se, a causa dell’identità o dell’affinità tra l’attività di impresa dei titolari di quei segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è adottato, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni”.

Sul punto occorre dire che già la dottrina precedente al CPI, individuava con il nome a dominio “il «luogo virtuale» di contatto tra l’imprenditore ed il suo potenziale cliente, da intendersi come lo strumento idoneo a costituire un collegamento diretto tra i due soggetti indicati”. Non a caso a tal proposito si parlava di “segno distintivo virtuale”, ad indicare che il nome a dominio avrebbe invero la medesima capacità distintiva degli altri segni distintivi tipici, pur contenendo in sé un’accezione dematerializzata, data dalla natura stesso di questo.

Ad oggi una parte di dottrina (minoritaria) ritiene invero che la natura giuridica del nome a dominio non potrebbe essere ricondotta a quella dei segni distintivi vista la forte differenza funzionale ed ontologica che vi è tra i due; la dottrina maggioritaria ritiene invece di dover riconosce ai nomi a dominio una certa funzione distintiva e questa posizione trova conferma anche nell’attuale formulazione dell’art. 22 c.p.i. che, come abbiamo visto, afferma che anche il nome di dominio deve essere considerato alla stregua di un autonomo segno distintivo, sia pure atipico.

Nomi a dominio e tutela della concorrenza

Per concludere con la disamina di questa particolare “fattispecie” occorre infine aggiungere che anche il nostro codice civile, all’articolo 2598 c.c., tutela i titolari di segni distintivi contro attività di concorrenza sleale di natura confusoria, quali tra le altre:

• • Domain grabbing: registrazione di nome a dominio uguale o simile; ha come scopo quello di registrare illecitamente un dominio al fine di porre in essere atti di concorrenza sleale.
• • Cyberquatting: ha ad oggetto l’acquisizione della titolarità di domini corrispondenti a nomi di nomi di persona o generici al fine di rivenderli o comunque trarne profitto.
• • Linking: collegamento ipertestuale posto da un soggetto che permette al consumatore di passare da un sito ad un altro;
• • Framing: collegamento che permette di collegare il primo sito ad un sito altrui ma di visualizzare la pagina del secondo sito all’interno della pagina del primo sito.

• Questa particolare disciplina, alla luce di quanto stabilito dalla giurisprudenza sul tema, si applica appunto anche al domain name poiché qualificato come segno distintivo atipico, alla stregua dei normali diritti di proprietà intellettuale.
• Il nome a dominio può quindi beneficiare, al pari del marchio, della tutela garantita dall’art. 2958 c.c. in materia di concorrenza sleale.