La ricerca di anteriorità del marchio: come evitare costosi errori prima della registrazione

Scopri come fare una ricerca di anteriorità efficace prima di registrare il tuo marchio. Banche dati, analisi dei risultati e strategie per evitare conflitti legali.

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Quando hai finalmente scelto il nome perfetto per il tuo brand, investito tempo nel design del logo e pianificato il lancio sul mercato, l’ultima cosa che vorresti è scoprire che qualcun altro ha già registrato un marchio simile. Eppure questo scenario si verifica più spesso di quanto si pensi, con conseguenze che vanno ben oltre il semplice rifiuto della domanda di registrazione. Parliamo di contenziosi legali che possono costare decine di migliaia di euro, della necessità di rifare tutto il materiale pubblicitario già prodotto, e soprattutto della perdita di credibilità verso clienti e fornitori. La ricerca di anteriorità del marchio esiste proprio per scongiurare questi rischi, verificando preventivamente se il segno distintivo che hai scelto sia effettivamente disponibile o possa generare conflitti con marchi preesistenti.

Spesso si parla di ricerca di anteriorità del marchio senza però capirne fino in fondo l’importanza. Molto più frequentemente infatti questa parte di esame preliminare viene totalmente tralasciata e sottovalutata dal proprietario di un marchio che ritiene sia una fase trascurabile nel processo di registrazione.

Tuttavia, sebbene procedere ad una ricerca di anteriorità prima della registrazione di un marchio per contraddistinguere la propria impresa o i propri prodotti/servizi non sia una prassi obbligatoria, questa è un’operazione che in realtà può senz’altro considerarsi consigliata (se non, alle volte, perfino fondamentale) sotto diversi profili.

Perché la ricerca di anteriorità non è facoltativa (anche se tecnicamente lo è)

Dal punto di vista strettamente formale, nessuna norma ti obbliga a effettuare una ricerca di anteriorità prima di depositare la domanda di registrazione del marchio. L’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, infatti, non svolge d’ufficio un controllo preventivo sulla novità del marchio che intendi registrare, limitandosi a verificare requisiti formali e la conformità alla classificazione di Nizza. Questo significa che la tua domanda potrebbe essere accolta anche se esiste un marchio identico o molto simile già registrato da altri. Ma è proprio qui che si nasconde l’insidia maggiore.​

Quando depositi un marchio senza aver verificato le anteriorità, ti esponi a due rischi concreti e immediati. Il primo è la procedura di opposizione: entro tre mesi dalla pubblicazione della tua domanda nel Bollettino dei Marchi, chiunque ritenga di avere diritti anteriori può presentare opposizione formale, avviando un contenzioso amministrativo presso l’UIBM che può durare mesi e comportare spese legali significative. Il secondo rischio è ancora più grave: anche se il tuo marchio supera la fase di registrazione senza opposizioni, il titolare di un marchio anteriore confliggente può in qualsiasi momento avviare un’azione di nullità presso il Tribunale delle Imprese, chiedendo la cancellazione del tuo marchio dal registro. In questo scenario, non solo perdi il diritto di usare il marchio, ma potresti dover rispondere anche di contraffazione per l’uso che ne hai fatto nel frattempo.​

Nella nostra esperienza, il costo di una ricerca di anteriorità professionale è invariabilmente inferiore al valore di una singola giornata di udienza in tribunale. Investire alcune centinaia di euro nella fase preventiva significa evitare esborsi che possono raggiungere facilmente i 10.000-20.000 euro in caso di contenzioso.

Cosa significa cercare le anteriorità

La ricerca di anteriorità, chiamata anche ricerca di novità, è un’indagine sistematica nelle banche dati nazionali e internazionali per identificare marchi identici o simili al tuo, relativi a prodotti o servizi uguali o affini. Ma attenzione: non si tratta di una semplice verifica dell’esistenza di un marchio identico parola per parola. Il concetto di anteriorità conflittuale è molto più ampio e articolato di quanto possa sembrare a prima vista.​

Immagina di voler registrare il marchio “TechnoVision” per una linea di occhiali tecnologici. La ricerca di anteriorità non si limita a verificare se esiste già “TechnoVision” scritto esattamente così. Deve esplorare anche varianti ortografiche come “TeknoVision” o “Techno Vision” con lo spazio, perché la somiglianza fonetica potrebbe creare confusione nel consumatore. Deve considerare traduzioni in altre lingue se il marchio ha un significato evidente: se esiste “VisioneTecnologica” potrebbe esserci un problema. Inoltre, deve analizzare marchi figurativi che evocano concetti simili, anche se denominativamente diversi. E deve valutare tutto questo non solo per gli occhiali (classe 9 della classificazione di Nizza), ma anche per classi merceologiche affini come dispositivi ottici, accessori per fotografia e strumenti tecnologici.​

La complessità aumenta quando consideri che un marchio può essere protetto su tre livelli territoriali distinti. Un marchio nazionale italiano tutela il segno solo in Italia, un marchio dell’Unione Europea lo protegge in tutti i 27 Stati membri, mentre un marchio internazionale depositato secondo il sistema di Madrid può coprire oltre 120 paesi. Se oggi vendi solo in Italia ma tra un anno prevedi di espanderti in Francia e Germania, la ricerca di anteriorità dovrebbe già oggi includere questi territori, perché scoprire troppo tardi che il tuo marchio è già usato all’estero potrebbe compromettere l’intera strategia di espansione.

Le banche dati: dove cercare e come interpretare i risultati

La prima tappa di qualsiasi ricerca di anteriorità è la consultazione delle banche dati ufficiali, gratuite e accessibili a tutti. Per i marchi italiani, la banca dati dell’UIBM accessibile sul sito uibm.gov.it contiene tutti i marchi nazionali depositati, registrati e anche quelli scaduti, con informazioni su titolari, classi merceologiche, date di deposito e rinnovi. La ricerca può essere effettuata per titolare, per numero di registrazione o per testo libero, inserendo le parole che compongono il marchio. È importante sapere che la ricerca testuale restituisce solo marchi denominativi o la parte verbale dei marchi misti, mentre non permette di individuare marchi puramente figurativi.​

Per una visione più ampia, lo strumento TMview messo a disposizione dall’EUIPO consente di interrogare simultaneamente le banche dati di marchi italiani, comunitari, internazionali e di tutti i paesi aderenti al sistema. Questo significa che con una singola ricerca puoi verificare la disponibilità del tuo marchio non solo in Italia ma in decine di giurisdizioni diverse. Se invece il tuo business ha vocazione globale, la Global Brand Database della WIPO permette di accedere ai marchi internazionali registrati secondo il Protocollo di Madrid e ai database nazionali dei paesi aderenti.​

Ma qui sorge il problema che distingue una ricerca superficiale da una ricerca professionale. Le banche dati gratuite, per quanto complete, restituiscono principalmente risultati identici o molto simili al termine di ricerca inserito, senza valutare similitudini fonetiche, concettuali o figurative. Se cerchi “Dolcevita”, il sistema ti mostrerà “Dolcevita” e forse “Dolce Vita” scritto separato, ma potrebbe non segnalarti “VitaDolce” o “SweetLife” (la traduzione inglese), che dal punto di vista legale potrebbero comunque costituire anteriorità conflittuali. Inoltre, le banche dati ufficiali non includono marchi di fatto, cioè segni distintivi notoriamente usati sul mercato ma non formalmente registrati, che pure godono di una certa tutela giuridica.​

Una ricerca completa non si ferma alle banche dati ufficiali. Devi estendere l’indagine ai motori di ricerca, controllando se esistono aziende che usano il tuo marchio senza averlo registrato. Verifica le piattaforme e-commerce, i social media, i nomi a dominio disponibili e i registri delle imprese. Spesso i conflitti più insidiosi nascono proprio da usi di fatto che le banche dati non catturano.

Come valutare i risultati: quando un marchio simile è davvero un problema

Supponiamo che la tua ricerca abbia individuato alcuni marchi simili al tuo. A questo punto inizia la fase più delicata e strategica dell’intero processo: l’analisi del rischio di confusione. Non tutti i marchi simili costituiscono un ostacolo insormontabile, e capire quando puoi procedere comunque richiede una valutazione articolata su più livelli.

​Ambito merceologico

Il primo elemento da considerare è l’ambito merceologico. Due marchi possono essere identici o molto simili e coesistere pacificamente se operano in settori merceologici completamente distinti e non affini. Prendiamo il caso reale di “Stella”: esistono Stella Artois (birra, classe 32), Stella McCartney (moda, classe 25), e numerosi altri marchi Stella in settori diversi che non confliggono tra loro. Questo accade perché il consumatore medio difficilmente potrebbe pensare che una birra e una linea di abbigliamento provengano dallo stesso produttore. Tuttavia, la questione si complica quando i settori sono affini: se vuoi registrare “Stella” per una linea di bicchieri da birra (classe 21), il marchio Stella Artois potrebbe rappresentare un ostacolo concreto, perché esiste un legame logico tra birra e accessori per il consumo di bevande.

​La similarità

La similarità si valuta su tre dimensioni distinte che devono essere considerate congiuntamente:

• Visiva riguarda l’aspetto grafico del marchio: stile dei caratteri, colori dominanti, elementi figurativi.
• Fonetica considera come i marchi vengono pronunciati: “Tekno” e “Tecno” sono foneticamente identici anche se scritti diversamente.
• Concettuale valuta l’idea evocata dal marchio: “Dolcevita” e “SweetLife” sono concettualmente sovrapponibili anche se linguisticamente diversi.

Un marchio può essere problematico anche se presenta forte somiglianza su una sola di queste dimensioni, soprattutto in presenza di prodotti identici o affini.

La notorietà del marchio anteriore gioca un ruolo determinante nella valutazione del rischio. I marchi notori godono di una tutela rafforzata che si estende anche a settori merceologici diversi da quelli per cui sono registrati. Se volessi registrare “Apple” per una linea di abbigliamento sportivo, le probabilità di successo sarebbero pressoché nulle, nonostante Apple sia registrato principalmente per tecnologia e elettronica. La notorietà del marchio della società di Cupertino è talmente elevata che qualsiasi uso del termine “Apple” in ambito commerciale rischia di creare un’associazione indebita con il brand. Lo stesso principio non si applicherebbe invece a un marchio locale poco conosciuto, anche se registrato per classi parzialmente sovrapposte.

La strategia quando trovi anteriorità potenzialmente conflittuali

Cosa fare quando la ricerca evidenzia marchi che potrebbero creare problemi? Le strade percorribili sono diverse e la scelta dipende dall’intensità del conflitto potenziale. Se il marchio trovato è identico al tuo, riguarda gli stessi prodotti o servizi, è tuttora in vigore e appartiene a un’azienda attiva sul mercato, la risposta professionale è chiara: devi modificare il tuo marchio. Insistere in questa direzione significherebbe esporsi con certezza a un’opposizione e probabilmente a un contenzioso che non potresti vincere.​

La situazione è più sfumata quando le somiglianze sono parziali. Se il marchio anteriore è simile ma non identico, opera in un settore diverso anche se non totalmente estraneo, e appartiene a un’azienda di dimensioni contenute senza particolare notorietà, potrebbe esserci spazio per procedere comunque, magari dopo aver apportato piccole modifiche grafiche o denominative che rafforzino la distintività del tuo marchio. In questi casi, però, è essenziale richiedere un parere di registrabilità professionale, che analizzi in dettaglio il rischio di confusione e quantifichi la probabilità di opposizione.​

Un’altra variabile importante è lo stato del marchio anteriore. Se la ricerca ha individuato un marchio simile ma risulta scaduto da oltre cinque anni, non costituisce più un ostacolo perché ha perso ogni tutela legale. Qualora fosse scaduto da meno tempo, tecnicamente non è più protetto ma potrebbe ancora costituire una criticità se il titolare dimostra di averlo usato come marchio di fatto. Se il marchio è registrato ma palesemente non viene utilizzato da anni (siti web non funzionanti, azienda non più operativa), esiste la possibilità di agire con una procedura di decadenza per non uso, liberando così il campo. Queste valutazioni richiedono però verifiche accurate e competenze specifiche.​

Se hai individuato un marchio potenzialmente conflittuale ma appartiene a un’azienda che opera in una nicchia geografica limitata o in un mercato completamente diverso dal tuo, valuta la possibilità di un accordo di coesistenza. Si tratta di un contratto con cui entrambe le parti si impegnano a non contestare reciprocamente l’uso dei marchi simili, definendo ambiti territoriali o merceologici distinti. È una soluzione che evita contenziosi e permette a entrambi di operare serenamente.

Gli errori più comuni che compromettono la ricerca

Molte ricerche di anteriorità falliscono non perché gli strumenti siano inadeguati, ma perché vengono utilizzati in modo superficiale o con aspettative sbagliate. L’errore più frequente è limitarsi a digitare il proprio marchio esattamente come si intende registrarlo, senza esplorare varianti. Se vuoi registrare “TechSolutions” e cerchi solo questa stringa esatta, potresti non trovare “Tech Solutions” (con lo spazio), “TechSolution” (al singolare), “TekSolutions” (con la k), o peggio ancora “SoluzioniTech”, che pur essendo la traduzione italiana potrebbe costituire un’anteriorità problematica.​

Il secondo errore comune è concentrarsi esclusivamente sulla propria classe merceologica, ignorando le classi affini. Se vendi scarpe sportive (classe 25) e cerchi anteriorità solo in quella classe, potresti non accorgerti di un marchio identico registrato per articoli sportivi (classe 28) o accessori per lo sport (classe 18), che sono settori palesemente collegati alle calzature sportive. La valutazione delle classi affini richiede una conoscenza approfondita della classificazione di Nizza e della giurisprudenza che ha nel tempo definito quali settori siano considerati connessi.​

Un altro errore insidioso riguarda l’ambito territoriale della ricerca. Molti imprenditori che intendono registrare un marchio italiano limitano la ricerca al database UIBM, trascurando di verificare i marchi comunitari. Ma i marchi dell’Unione Europea sono automaticamente validi anche in Italia, e costituiscono anteriorità opponibili esattamente come i marchi nazionali. ​

Infine, un errore che può avere conseguenze pesanti è ignorare il contesto di mercato reale. Le banche dati mostrano solo marchi formalmente registrati, ma non catturano l’uso effettivo dei segni distintivi. Se esiste un’azienda che da anni usa il tuo stesso marchio sul mercato, pur senza averlo mai registrato, potrebbe comunque rivendicare diritti di anteriorità basati sul marchio di fatto, soprattutto se ha acquisito notorietà nel settore. ​

Il momento giusto per fare la ricerca

Quando nel processo di creazione del brand dovresti effettuare la ricerca di anteriorità? La risposta è: il prima possibile, idealmente prima ancora di investire nella creazione dell’identità visiva completa. Molti imprenditori commettono l’errore di seguire questo percorso: scelgono il nome, commissionano il logo a un designer, sviluppano il sito web, stampano i biglietti da visita, creano i profili social, e solo a quel punto, quando è tutto pronto per il lancio, fanno la ricerca di anteriorità. Se a quel punto scopri che esiste un marchio confliggente, hai già speso migliaia di euro in materiali che dovrai buttare.​

L’approccio professionale prevede invece una ricerca preliminare di anteriorità ancora nella fase di brainstorming del nome. Dovresti identificare tre o quattro possibili denominazioni per il tuo brand e fare una ricerca di anteriorità su ciascuna prima di prendere decisioni definitive. Solo dopo aver verificato che il nome prescelto sia effettivamente disponibile ha senso investire nella creazione dell’identità visiva completa. Questa sequenza temporale può sembrare meno lineare, ma ti evita l’amarezza di dover ricominciare da zero dopo aver già investito tempo e risorse.​

C’è anche un aspetto strategico da considerare legato ai tempi della registrazione. Dal momento in cui depositi la domanda di marchio, questa viene pubblicata nel Bollettino dei Marchi e inizia a decorrere il termine di tre mesi per eventuali opposizioni. Se hai fatto una ricerca di anteriorità approfondita prima del deposito, affronti questo periodo con maggiore serenità, sapendo che il rischio di opposizioni è ridotto al minimo. Se invece hai depositato alla cieca, i tre mesi successivi saranno di forte incertezza, con il rischio concreto di vedersi notificare un’opposizione che blocca l’intera procedura.

Ricerca fai-da-te o affidarsi a un professionista

Una domanda ricorrente riguarda la possibilità di effettuare autonomamente la ricerca di anteriorità utilizzando le banche dati gratuite, risparmiando così il costo di un professionista. La risposta onesta è che dipende dalla complessità del marchio e dal livello di rischio che sei disposto ad accettare.​

Se il tuo marchio è puramente denominativo (solo parole, senza elementi grafici), opera in una sola classe merceologica ben definita, e ha un ambito territoriale limitato all’Italia, una ricerca preliminare fai-da-te sulle banche dati UIBM e TMview può darti una prima indicazione di massima. Se questa ricerca evidenzia immediatamente marchi identici o molto simili nella tua stessa classe, avrai risparmiato il costo di un professionista scoprendo da solo che quel marchio non è disponibile. Puoi a quel punto scegliere un altro nome e ripetere la verifica.​

I limiti della ricerca autonoma emergono però quando i risultati sono ambigui. Se trovi marchi simili ma non identici, o registrati in classi diverse ma potenzialmente affini, o appartenenti a giurisdizioni diverse, valutare se costituiscano un rischio reale richiede competenze legali che difficilmente un non addetto ai lavori possiede. La giurisprudenza sulla confondibilità dei marchi è stratificata e complessa, e un’interpretazione errata potrebbe portarti a procedere con un deposito rischioso o al contrario a rinunciare a un marchio che invece era registrabile.​

Inoltre, la ricerca professionale non si limita a interrogare le banche dati, ma include anche l’analisi dei marchi di fatto, la verifica dell’uso effettivo dei marchi anteriori trovati, e soprattutto la redazione di un parere di registrabilità circostanziato. Questo documento analizza nel dettaglio ogni potenziale conflitto individuato, valuta la probabilità di opposizione e di successo di eventuali contenziosi, e fornisce raccomandazioni strategiche su come procedere. È un supporto decisionale che ha valore proprio perché si basa su esperienza consolidata di casi analoghi.​

Il costo di una ricerca di anteriorità professionale varia tipicamente tra 300 e 800 euro a seconda della complessità (numero di classi, ambito territoriale, presenza di elementi figurativi). Confronta questa cifra con il costo di una procedura di opposizione (minimo 3.000-5.000 euro tra tasse e spese legali) o con il valore economico di dover cambiare marchio dopo aver già investito in comunicazione e branding. La prospettiva diventa improvvisamente molto chiara.

L’opposizione nella registrazione di un marchio

Tra il deposito e la registrazione di un marchio intercorre un lasso di tempo piuttosto lungo. Questo periodo ha di fatto due funzioni principali:

• Permettere all’Ufficio preposto di effettuare i controlli sul marchio (in questo caso può aprirsi un’azione ufficiale con l’Ufficio Marchi e Brevetti) e
• Permettere ai titolari dei marchi depositati anteriormente di “bloccare” la registrazione di un nuovo marchio attraverso un procedimento di opposizione.

L’opposizione è un procedimento con il quale un soggetto (cosiddetto “opponente”) chiede il rigetto della domanda di registrazione di un marchio. La domanda di rigetto può essere totale o parziale (in questo ultimo caso si chiede il rigetto della domanda di marchio soltanto per alcuni dei prodotti rivendicati).

Attraverso il procedimento di opposizione un soggetto, che possiede diritti preesistenti su un marchio registrato, si oppone alla registrazione di un altro. 

Requisiti della domanda di opposizione: il procedimento da seguire

La possibilità di avanzare richiesta di opposizione per un marchio è prevista in molti paesi e spesso le normative in materia sono molto simili tra le varie nazioni, presentando solo alcune differenze limitatamente ai termini per la presentazione delle domande e/o ai legittimati alla presentazione della domanda di opposizione. 

Con specifico riguardo al procedimento di opposizione ammesso in Italia occorre dire che lo stesso inizia quando un soggetto, già titolare di un marchio registrato, deposita un atto di opposizione presso l’Ufficio Italiano preposto poiché ritiene che il suo marchio possa essere messo in pericolo da un altro e nuovo marchio depositato ma non ancora registrato. 

L’atto di opposizione deve essere presentato entro tre mesi dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale dei Marchi della domanda di marchio potenzialmente lesivo e deve contenere tanto l’indicazione del marchio già registrato e in pericolo quanto l’indicazione del marchio ritenuto lesivo.

Per poter presentare una opposizione è poi necessario dimostrare che sussista effettivamente un pericolo di confusione tra i marchi in conflitto. 

Soggetti legittimati alla presentazione della domanda di opposizione

Ai sensi dell’art. 177 del Codice della Proprietà Industriale (Legittimazione all’opposizione) sono legittimati all’opposizione: 

“…a) il titolare di un marchio gia’ registrato nello Stato o con efficacia nello Stato da data anteriore; b) il soggetto che ha depositato nello Stato domanda di registrazione di un marchio in data anteriore o avente effetto nello Stato da data anteriore in forza di un diritto di priorita’ o di una valida rivendicazione di preesistenza; c) il licenziatario dell’uso esclusivo del marchio; d) le persone, gli enti e le associazioni di cui all’articolo 8.”

L’attuale normativa quindi, nell’elencare i soggetti legittimati a presentare opposizione contro una registrazione di un marchio elenca, nelle prime tre lettere (da a) a c)) le diverse situazioni legittimanti che si collegano ai diritti di marchi registrati anteriori e successivamente, con riferimento alla lettera d) “le persone, gli enti e le associazioni di cui all’articolo 8…” estende la legittimazione a soggetti non titolari di segni distintivi d’impresa.

Le fasi del procedimento di opposizione

Il procedimento di opposizione si articola in cinque fasi, che sono rispettivamente:

• Il deposito dell’Atto di opposizione (dal quale ha inizio tutto il procedimento e coincide con il ricevimento dell’atto di opposizione);
• L’esame dell’ammissibilità (attraverso il quale l’Ufficio preposto verifica che l’atto di opposizione sia conforme ai requisiti previsti dalla legge);
• Il cosiddetto periodo di riflessione (nel quale viene dato alle parti un periodo di due mesi per raggiugere un accordo e può essere esteso su richiesta delle parti – in caso di accordo il procedimento si conclude);
• La fase contraddittoria (che si ha nel caso in cui le parti non trovino un accordo tra loro – in questa fase devono essere inviate all’ufficio deduzioni e memorie difensive);
• L’eventuale richiesta delle prove d’uso (l’opponente deve fornire i documenti idonei a provare che il marchio è stato oggetto di uso effettivo) ,

Al termine si arriva alla conclusione del procedimento. Al fine di evitare di dover incorrere in situazioni di questo tipo, peraltro molto onerose per il soggetto che si trova a dover subire un procedimento di opposizione, è quindi oltremodo necessario verificare con attenzione e preliminarmente se il marchio che si vuole depositare esiste già o comunque è molto simile ad uno già depositato. Maggiore è l’attenzione con cui si rilevano possibili uguaglianze o similitudini, più improbabile sarà il rischio di contestazione del marchio.

La ricerca di anteriorità

La scelta di un marchio per contraddistinguere la propria attività e/o i prodotti/servizi offerti è una valutazione che dovrebbe meritare particolare attenzione per le imprese odierne: da una parte per l’esigenza di individuare un marchio originale e di impatto per il consumatore, dall’altra per il rischio di richiamo di altri marchi presenti sul mercato e precedentemente registrati.

Come già abbiamo avuto modo di vedere un marchio è registrabile quando possiede due requisiti in contemporanea:

• L’elemento di novità rispetto a diritti anteriori altrui e
• La capacità distintiva, ovvero la capacità di un marchio di indicare l’origine imprenditoriale del prodotto/servizio e, dunque, di “distinguerlo” dagli altri prodotti e/o servizi già presenti sul mercato.

Con particolare riferimento al primo dei due requisiti, ovvero la novità, occorre dire che la sussistenza o meno di questo elemento dipende dall’esistenza di un segno (sia esso un marchio, un domain names, uno slogan pubblicitario ecc..) uguale/simile al proprio sul mercato di riferimento e questo elemento viene normalmente accertato mediante una ricerca di anteriorità per identità (ovvero volta a rintracciare segni anteriori identici rispetto a quello di interesse) o per similitudine (riferita invece a segni anteriori simili).

Nonostante ciò, deve essere anche detto che chiaramente di questo elemento non se ne può parlare in termini assoluti e ciò perché il novero delle forme, colori, combinazioni e quant’altro nonché di tutte le possibili combinazioni sebbene possano essere numerosissime, non sono comunque infinite. Pertanto, un leggero margine di tolleranza sull’avvicinamento di un segno ad un altro dovrà essere considerato ammissibile.

Tale tolleranza è in particolar modo ammessa laddove il marchio sia composto da termini, figure, colori, forme evocative del prodotto destinato a contraddistinguere.

I tipi di ricerca di anteriorità: la visura di identità, la ricerca per similitudine e la ricerca di fatto

La visura di identità serve a stabilire se esistono marchi identici a quello che si vuole registrare. Si tratta di un’indagine che, di fatto, serve a verificare se esiste un marchio identico che sia stato già depositato o registrato. Si tratta di una ricerca che consente di addivenire ad una prima scrematura iniziale (parziale) ma, pur risultando meno costosa e laboriosa, questo tipo di ricerca non garantisce affatto di non incorrere in future contestazioni.

Esiste poi la ricerca per similitudine del marchio e questo tipo di indagine si differenzia dalla ricerca di identità perché indaga su tutti i marchi registrati che possono risultare simili anche dal punto di vista fonetico e visivo.

La ricerca di similitudine è molto più approfondita rispetto alla prima e fa emergere anche marchi che contengono anche solo una parte del marchio già registrato. 

Questo strumento permette quindi di valutare in maniera più puntuale il contesto generale nel quale va ad inserirsi l’eventuale registrazione di un nuovo marchio, così lasciando la possibilità al proprietario dello stesso di poter eventualmente modificare il proprio marchio se dall’indagine condotta è emerso un rischio troppo alto di confusione.

Una ricerca di anteriorità non si deve, tuttavia, limitare ad evidenziare la presenza di marchi “registrati”. Questo, in quanto a determinate condizioni, sono un ostacolo alla registrazione di un marchio anche segni che siano stati utilizzati sul mercato ma non sono coperti da registrazione. Può essere il caso di segni che abbiano raggiunto un certo grado di riconoscibilità presso un pubblico piuttosto esteso territorialmente e quindi una cosiddetta “notorietà non puramente locale”.

La ricerca di anteriorità di fatto sull’utilizzo di segni simili

Ecco allora che i tipi di ricerche come quelle summenzionate che di fatto svolgono una indagine all’interno dei registri nazionali, dovrebbero in realtà essere affiancate da un’indagine in fatto sull’utilizzo di segni simili all’interno del mercato di riferimento. 

Tale ricerca fattuale non è tuttavia utile solo in senso “estensivo”, ma può essere anche un valido elemento per escludere che una o più anteriorità rappresentino un ostacolo alla registrazione. 

Facendo infatti riferimento alla disciplina dei marchi d’impresa il requisito formale per la validità di un marchio è infatti tanto la registrazione presso l’Ufficio nazionale quanto, per la validità sostanziale, all’effettivo uso dello stesso.

Detto questo non si deve però pensare ad una ricerca di anteriorità come una verifica meramente tecnica che porterà come unico risultato un “lascia passare” o un diniego a procedere, i suoi risultati potrebbero in realtà essere diversi. Per questo, è importante considerare attentamente le risultanze che emergeranno all’esito della stessa. 

L’estensione della ricerca di anteriorità: quella territoriale e quella merceologica

L’estensione territoriale

Notoriamente i diritti di proprietà industriale sono diritti nazionali, con effetti limitati ai confini nazionali dello Stato in cui sono registrati pertanto una ricerca di anteriorità dovrà considerare i segni registrati/utilizzati in quei territori nei quali si ha l’intenzione di andare a registrare il proprio marchio.

Vi è però un’eccezione rappresentata dall’eventuale presenza di marchi notoriamente conosciuti e disciplinata ai sensi dell’art- 6bis della CUP (ovvero della Convenzione di Unione di Parigi) che stabilisce che: 

“1. I Paesi dell’Unione si impegnano a rifiutare o invalidare, sia d’ufficio – se la legislazione del Paese lo consente -sia a richiesta dell’interessato, la registrazione e a vietare l’uso di un marchio di fabbrica o di commercio che sia la riproduzione, l’imitazione o la traduzione, atte a produrre confusione, di un marchio che l’autorità competente del Paese della registrazione o dell’uso stimerà essere ivi già notoriamente conosciuto come marchio di una persona ammessa al beneficio della presente Convenzione e usato per prodotti identici o simili. Lo stesso di casi quando la parte essenziale del marchio costituisce la riproduzione di un marchio notoriamente conosciuto o una imitazione atta a creare confusione con esso.
2. Un termine minimo di cinque anni decorrenti dalla data della registrazione dovrà essere concesso per richiedere la cancellazione di un tale marchio. I Paesi dell’Unione hanno la facoltà di prevedere un termine entro il quale il divieto dell’uso dovrà essere richiesto.
3. Non sarà fissato alcun termine per richiedere la cancellazione o il divieto d’uso dei marchi registrati o utilizzati in mala fede”.

In ogni caso sarebbe tuttavia consigliabile, in considerazione della mobilità dei lavoratori e delle merci e del rapido espandersi del marcato, procedere già ad un’analisi di disponibilità in quei territori in cui si ha intenzione di espandere l’attività nel breve/medio termine, ciò soprattutto se poi si voglia sfruttare il periodo semestrale di priorità.

L’estensione merceologica

Ulteriore aspetto da evidenziare è poi quello relativo al rapporto tra i diritti di proprietà industriale e la loro connessione con i prodotti/servizi per i quali si voglia procedere nel deposito/registrazione. La presenza di un segno anteriore confondibile registrato nella classe merceologica relativa alle bevande non rappresenterà per esempio un ostacolo alla registrazione di un segno posteriore per l’abbigliamento.

In questo senso quindi la ricerca di anteriorità potrà essere limitata alle classi di prodotti/servizi di interesse ma sarebbe comunque consigliabile considerare non solo le classi di immediato utilizzo, ma ampliare anche a quelle nelle quali si vorrà operare in seguito.

Consulenza specializzata nella registrazione del marchio e ricerche di anteriorità

Registrare un marchio e affrontare eventuali procedimenti di opposizione richiede una strategia accurata e il supporto di esperti del settore. Lo studio legale specializzato con cui collaboriamo offre una consulenza completa per la registrazione del marchio, accompagnata da una dettagliata ricerca di anteriorità. Questo passaggio cruciale consente di identificare eventuali conflitti con marchi preesistenti, minimizzando i rischi di opposizione e aumentando le possibilità di successo nella registrazione.

I professionisti dello studio legale sono a disposizione per fornire supporto personalizzato, garantendo che ogni fase del processo – dalle ricerche preliminari alla tutela legale del marchio – sia gestita con competenza e in conformità alle normative vigenti. Se desideri proteggere il tuo brand in modo efficace e sicuro, affidati alla nostra rete di esperti per una consulenza su misura.