Il marchio internazionale: tra iter di registrabilità, opposizioni e diritti preesistenti

Quando un soggetto vuole proteggere il proprio marchio in più Stati differenze e dislocati territorialmente in zone differenti, ovvero, per esempio, Europa, Asia, Stati Uniti, può decidere di procedere con una registrazione internazionale. Infatti, contrariamente a quanto erroneamente si pensa o a come si appella un marchio non può essere internazionale, ma è il tipo di registrazione (internazionale) con la quale si procede a conferirgli una protezione in più paesi.

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In questo articolo analizzeremo in maniera più approfondita cosa si intende per marchio internazionale, andando poi ad esaminare e capire quali sono i diritti preesistenti che si possono rinvenire alla base di un’opposizione con particolare riguardo a quanto previsto dalla normativa italiana sul punto.

La protezione internazionale del marchio: l’iter necessario

Questo sistema è spesso utilizzato da imprese che desiderano estendere la protezione del proprio marchio su scala internazionale senza dover presentare richieste di registrazione separate in ciascuno dei paesi interessati. Per poter registrare un marchio con questa modalità è necessario partire però dalla registrazione di un marchio base in uno dei paesi membri del Protocollo di Madrid o dell’Accordo di Madrid.

Sarà infatti proprio questo marchio a servire da “base” per procedere poi con la registrazione internazionale. La domanda per la presentazione della domanda internazionale può essere avanzata dal titolare del marchio di base che può presentare a questo punto una domanda di registrazione internazionale presso l’Ufficio Internazionale della World Intellectual Property Organization (WIPO). Questa domanda deve specificare i paesi in cui si desidera estendere la protezione del marchio.

Una volta ricevuta la domanda da parte del titolare del marchio di base si l’Ufficio Internazionale della WIPO esaminerà la domanda internazionale, assicurandosi che soddisfi i requisiti necessari. Se la domanda viene accettata, il marchio verrà registrato internazionalmente e notificato agli uffici di proprietà intellettuale nei paesi designati.

A seguito della registrazione internazionale, ciascun ufficio competente nei paesi designati esaminerà la domanda come se fosse stata presentata direttamente presso di loro (in Italia, per esempio, questo tipo di verifica verrà svolta dall’UIBM). A questo punto ogni paese potrà decidere se concedere o respingere la protezione del marchio: se questo viene accettato in uno dei paesi designati, il titolare del marchio ottiene la protezione del marchio in quel paese, potendo anche effettuare rinnovi periodici per mantenere la protezione del marchio in vigore.

Il sistema di marchio internazionale semplifica il processo di protezione dei marchi su scala internazionale, riducendo la necessità di presentare richieste separate in ciascun paese. Tuttavia, è importante notare che la registrazione internazionale è vincolata al marchio di base, il che significa che eventuali modifiche o cancellazioni del marchio di base possono influire sulla registrazione internazionale. Pertanto, è importante gestire attentamente il marchio di base e il processo di registrazione internazionale.

Opposizione a un marchio internazionale: i diritti preesistenti in genere

Come per i marchi nazionali o europei è chiaramente possibile riceve un’opposizione a un marchio internazionale. Spesso detta opposizione basa le proprie argomentazioni su marchi o diritti preesistenti, citati dall’opponente appunto, per far valere le proprie ragioni.

Il “diritto preesistente” su un marchio fa riferimento ai diritti di un titolare di un marchio o a chiunque utilizzi un segno distintivo prima della registrazione o dell’uso di un marchio successivo da parte di un’altra parte.

Detto diritto potrebbero derivare tanto da un utilizzo in buona fede di un marchio, in questo caso sarà necessario dimostrare di aver utilizzato il marchio in buona fede prima che un’altra parte richiedesse la registrazione o iniziasse a utilizzare un marchio simile o identico, quanto da un diritto derivato appunto dalla registrazione stessa di un marchio, ovvero da un uso effettivo dello stesso (senza la necessità di registrazione).

Se si riesce a dimostrare un diritto preesistente su un marchio, è possibile opporsi alla registrazione di un marchio simile o identico da parte di un’altra parte con una opposizione presentata davanti all’ufficio di registrazione dei marchi competente nel paese di interesse. In detto contesto quindi i diritti preesistenti possono anche essere usati per contrastare l’uso di un marchio simile o identico da parte di un’altra parte, anche se il marchio non è stato registrato. Ovviamente la protezione dei diritti preesistenti può variare in base alla legislazione nazionale del paese di riferimento.

L’opposizione ad un marchio internazionale con designazione Italia: il diritto preesistente sui marchi in Italia

L’opposizione a un marchio internazionale con designazione Italia basata su un preuso di un marchio di fatto è sostanzialmente possibile.
Il preuso di un marchio di fatto potrebbe infatti costituire una base legittima per l’opposizione se il marchio di fatto è stato concretamente utilizzato in Italia prima della data di deposito del marchio internazionale. Tuttavia, è importante notare che le normative italiane in materia di marchi prevedono disposizioni specifiche in merito al preuso.

Per presentare un’opposizione efficace infatti, basata sul preuso di un marchio di fatto, l’opponente dovrebbe poter dimostrare:

• La data effettiva di inizio del preuso del marchio;
• L’uso continuo e significativo del marchio in Italia prima della data di deposito del marchio internazionale;
• Il riconoscimento del marchio da parte del pubblico consumatore in Italia.

Analisi dei requisiti specifici richiesti dalla normativa italiana

Se il primo dei requisiti sopra indicati non lascia spazio ad interpretazioni solita cosa non possiamo dire sull’ ”uso…significativo” e sul “riconoscimento” del marchio richiesti dalla normativa italiana in materia.

Nel contesto del preuso di un marchio di fatto, l’aggettivo “significativo” implica che il marchio di fatto preesistente deve essere stato utilizzato in una misura che ne dimostri l’effettiva presenza e rilevanza nel mercato italiano.

L’opponente sarà quindi chiamato a dimostrare che il marchio è stato utilizzato in un contesto commerciale, cioè in relazione a beni o servizi che sono stati offerti o venduti in Italia, in modo continuativo e prolungato nel tempo, dimostrando quindi che il marchio è stato costantemente utilizzato prima della data di deposito del marchio internazionale.

L’uso occasionale o sporadico potrebbe non essere considerato “significativo.”

L’opponente dovrà inoltre dimostrare il riconoscimento da parte del pubblico, ovvero dovrà essere dimostrato che il marchio è stato riconosciuto dal pubblico consumatore in Italia e che è stato utilizzato in modo tale da avere un impatto significativo nel settore o mercato in cui opera.

(Questo implica che il marchio avesse un’importanza economica o concorrenziale notevole).

In sintesi, l’uso “significativo” del marchio di fatto preesistente implica che il marchio doveva essere effettivamente presente e riconosciuto in Italia prima della data di deposito del marchio internazionale.

Con il termine “riconoscimento” (del marchio da parte del pubblico consumatore in Italia) ci si riferisce alla consapevolezza e all’associazione del marchio con beni o servizi specifici da parte del pubblico consumatore in Italia.

In altre parole, l’opponente dovrà dimostrare che il marchio è largamente noto e identificato dal pubblico come proveniente da una fonte particolare, cioè l’azienda o l’entità che possiede il marchio.

Il “riconoscimento” può essere dimostrato attraverso diverse modalità, tra cui testimonianze ( come le dichiarazioni di persone o aziende che possono confermare di essere consapevoli del marchio e di averlo associato a determinati beni o servizi); ricerche di mercato (che dimostrano il grado di consapevolezza del marchio tra il pubblico consumatore); l’utilizzo diffuso (l’opponente può dimostrare il riconoscimento del marchio mostrando che il marchio è stato ampiamente utilizzato e promosso nei media, attraverso pubblicità o in altri canali di comunicazione); attraverso una “storia di mercato” (se il marchio è stato utilizzato per un lungo periodo e ha una presenza costante nel mercato italiano).

In ogni caso il grado di riconoscimento richiesto può variare in base alle specifiche del caso.

In generale, un marchio largamente noto e riconosciuto da un pubblico consumatore ampio avrà una base più solida per sostenere un’opposizione basata sul preuso rispetto a un marchio meno noto.