Marchio registrato: decadenza per non uso e sorveglianza

Spesso si ritiene erroneamente che la registrazione del marchio sia l’ultimo passo verso l’effettiva tutela dello stesso. Ebbene questo è vero fino ad un certo punto.

Per garantire la giusta protezione al proprio marchio registrato è infatti necessario avere degli accorgimenti ben precisi: tra questi vi è quello, che sembrerà poi anche il più banale, di utilizzare effettivamente il marchio per il quale si è chiesto la registrazione, un altro invece sta nella sorveglianza successiva del marchio, tesa a controllare se altri marchi simili al nostro potrebbero essere registrati.

LA DECADENZA PER NON USO DEL MARCHIO

L’articolo 24 del Codice di Proprietà Industriale prevede che

“a pena didecadenzailmarchiodeve formare oggetto di usoeffettivoda parte deltitolareo con il suo consenso, per iprodottio servizi per i quali e' stato registrato, entro cinque anni dalla registrazione, e tale uso non deve essere sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni, salvo che il mancato uso non sia giustificato da un motivo legittimo...”.

Per conservare il diritto esclusivo sul marchio è quindi necessario utilizzarlo in maniera effettiva anche se, è bene esser chiari, il non uso protratto oltre il termine quinquennale non determina, di per sé, la decadenza della registrazione che dovrà essere richiesta da un terzo concorrente attraverso un’azione legale presso il Tribunale.

Può richiedere la decadenza per non uso qualunque imprenditore concorrente, anche potenziale o futuro, che affermi di ritenere l’esistenza del marchio un ostacolo all’esercizio della sua attività, senza che debba essere dimostrato un interesse più specifico.

Con la direttiva UE 2015/2436, recepita dall’Italia nel 2019, è stata disposta l’inversione dell’onere della prova (a carico del titolare del marchio) nelle azioni di decadenza per non uso: dovrà essere il convenuto a dover dimostrare un uso effettivo e serio del marchio al fine di preservarne la registrazione. Oltre a ciò attraverso il recepimento di questa direttiva è stata introdotta anche la possibilità (effettivamente operante però dal 2023) di proporre un’azione amministrativa di decadenza per non uso di una registrazione di marchio dinnanzi all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi; attualmente però l’unica via per far dichiarare la decadenza rimane quella giudiziaria.

COSA SI INTENDE PER USO EFFETTIVO DEL MARCHIO

Preso atto di quanto stabilito all’art. 24 del Codice di Proprietà Industriale occorre innanzitutto capire cosa si intenda per uso effettivo del marchio valido ad escludere la decadenza.

Sul tema si è espressa anche la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea chiarendo le caratteristiche dell’uso effettivo e specificando che deve trattarsi di uso reale e concreto, con esclusione di ipotesi di uso meramente sporadico o episodico.

Perché quindi si abbia un uso effettivo del marchio questo deve essere utilizzat...