Spesso ci chiediamo se per utilizzare marchi di fornitori occorra chiedere loro qualche tipo di autorizzazione. In realtà, nei negozi fisici (come anche negli store online) non dovrebbe essere necessario alcun tipo di autorizzazione alla vendita. Tuttavia, se dobbiamo commercializzare un brand noto, accade sempre più spesso che il titolare di questo decida di regolarne gli aspetti più importanti con regole talvolta molto stringenti.
Nel presente articolo analizzeremo meglio quindi questo tipo di accordi, meglio conosciuti in termini giuridici come Licensing o (licenza d’uso): capiremo meglio di cosa si tratta, le opportunità alla base di simili contratti e i motivi che spingono i titolari dei marchi a concederli in licenza d’uso, analizzando poi in particolare le clausole che un accordo di questo tipo deve avere.
Indice degli Argomenti
Licenza d’uso e gli altri tipi di Licensing
La pratica del licensing è un’operazione sorta con lo scopo di aumentare le opportunità di sfruttamento del valore del proprio segno distintivo da parte del titolare dello stesso.
Sempre più imprese titolari di marchi noti utilizzano questo tipo di contratti (di licenza d’uso) non solo per promuovere i propri marchi, ma anche per strutturare e rafforzare la brand identity delle loro aziende. Questa pratica però, di natura strettamente commerciale, è stata regolata dal legislatore italiano soltanto con l’entrata in vigore della Legge marchi nel 1992 che, all’originaria funzione meramente distintiva del segno, gli ha di fatto affiancato una nuova funzione pubblicitaria che rende il marchio un importante strumento di comunicazione tra le imprese e il pubblico dei consumatori.
Il Licensing è quindi un contratto di natura economica che si ha tra soggetti diversi tra loro nel quale il titolare di un marchio (detto anche licenziante) concede ad un altro soggetto (chiamato licenziatario) l’utilizzo del proprio marchio. Con la licenza d’uso il titolare mantiene quindi la proprietà del marchio ma concede ad altri soggetti la possibilità di utilizzarlo, spesso dietro il pagamento dei un corrispettivo economico.
Esistono diversi tipi di Licensing: il “Licensing in” con il quale si intende l’acquisizione di diritti di proprietà industriale (brevettati o non brevettati) e in generale di know-how, da parte di un’impresa, il “licensing out” che consiste invece nel concedere a terzi in licenza un proprio diritto di proprietà industriale per procurare all’impresa un reddito aggiuntivo e il “Cross Licensing”, dove le parti si concedono reciprocamente delle licenze. Questo ultimo tipo di Licensing è particolarmente diffuso tra imprese titolari di grossi patrimoni brevettuali.
Gli interessi alla base di una licenza d’uso
Il titolare di un marchio registrato decide di concederlo in licenza d’uso ad altri soggetti per poterlo sfruttarlo ed espanderne l’offerta commerciale (facendo acquisire di conseguenza anche maggiore notorietà al marchio stesso), sia a livello territoriale sia attraverso un ampliamento dei prodotti da contraddistinguere.
Le ragioni alla base di un contratto di detto tipo quindi si ripercuotono direttamente e in maniera determinante soprattutto sulla notorietà del marchio stesso e sul suo valore economico.
Questo perché il titolare di un marchio, decidendo di concederlo in licenza, potrebbe ottenere un grande feedback in termini di conoscenza del marchio da parte dei consumatori e di conseguenza sul valore economico dello stesso.
Altro aspetto fondamentale alla base di un simile contratto sta poi nel fatto che, soprattutto nel settore dell’abbigliamento e degli accessori, la licenza d’uso consente alle imprese operanti nel settore e titolari di marchi di ridurre i costi fissi che sarebbero imposti dall’acquisto o locazione di macchinari e dall’assunzione della manodopera specializzata necessaria per la loro realizzazione. La concessione del marchio in licenza d’uso diviene quindi sinonimo di un incremento di ricavi senza l’assunzione di costi da parte dell’azienda titolare del marchio stesso.
Le clausole fondamentali nel contratto di licenza d’uso
Proprio per l’importanza che un contratto di questo tipo assume nella vita di un marchio è allora necessario all’atto di stipula di questo inserire tutte le clausole che si ritengono necessarie e che possono evitare l’insorgere di possibili contrasti fra le parti.
In particolare si dovrà prestare attenzione ai limiti d’uso (in riferimento ai prodotti e/o servizi per i quali il marchio è stato registrato), all’ambito territoriale entro il quale opera la licenza ( ovvero se sia esso concesso a livello nazionale, estero o solo per determinati territori o parti di questi); all’esclusività o meno della licenza (ovvero se il marchio è concesso ad un solo soggetto o a più soggetti differenti). Altrettanto determinati sono poi le clausole relative agli obblighi del licenziatario ( legati principalmente a standard di qualità che quest’ultimo è tenuto a rispettare per non ledere il prestigio acquisito dal marchio), la durata della licenza d’uso e il corrispettivo da pagare (che può essere previsto con il pagamento di una percentuale sulle vendite o sotto forma di royalties).
La valutazione economica del marchio
A proposito della clausola relativa al corrispettivo occorre senz’altro sottolineare che è senz’altro determinante a tal proposito assegnare un valore al marchio oggetto della licenza questo per stabilire il pagamento o le royalties che il licenziatario dovrà corrispondere al licenziante.
Per la valutazione economica del marchio esistono diversi metodi da poter utilizzare, i più conosciuti sono essenzialmente quello reddituale (più diffuso), basato sui redditi che il proprietario del marchio dovrebbe ottenere durante il periodo di vita dello stesso; il metodo dei costi, calcolato sul costo che una data azienda ha sopportato per sviluppare al suo interno il prodotto; il metodo del mercato, che è essenzialmente una quotazione comparativa, basata cioè sul valore di transazioni fatte sul mercato.
L’oggetto della licenza e Due diligence
Prima di concludere un contratto di licenza d’uso è sempre buona norma effettuare tutte le verifiche riguardanti l’oggetto del Licensing.
Sarà quindi necessario innanzitutto verificare:
- l’effettiva titolarità del marchio da parte di colui che intende darlo in licenza d’uso;
- lo stato della protezione del marchio, in particolare se la domanda di marchio sia stata pubblicata o meno, se vi siano opposizioni o contestazioni o rilievi pendenti;
- la regolarità amministrativa (relativa ai pagamenti effettuati dal proprietario e inclusa l’eventuale esistenza di pegni/sequestri sul titolo;
- l’estensione territoriale;
- l’ effettiva protezione del marchio, con un controllo sulle rivendicazioni e sull’esistenza di eventuali contenziosi.
- Concluso il contratto sarà poi onere delle parti effettuare la trascrizione presso gli Uffici preposti perché questo sia opponibile ai terzi.
